Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

La demandante es la sociedad PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., con domicilio social en 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, United States of America, (la "Demandante"), representada en este procedimiento por el señor Mario De Justo Bailey, abogado, de Jacobacci & Perani, de Madrid, España.

El demandado es el señor Victoriano Moreno Martn, domiciliado en C/ Toledo 148, 45100 Sonseca (Toledo), España (el "Demandado").

El nombre de dominio en disputa es <plagboy.com> registrado ante Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia ("NSI"), Estados Unidos de Amrica.

El 5 de diciembre de 2000 una demanda conforme a la Poltica y su Reglamento fue presentada en documento en papel al Centro. El 6 de diciembre de 2000 el Centro acus recibo de la demanda. Ante el pedido del Centro de verificacin de datos de registro del nombre de dominio, el 15 de diciembre de 2000 NSI confirm que el mismo se hallaba registrado a nombre del demandado, e inform otros datos del registro. El 20 de diciembre de 2000 el Centro notific a la Demandante ciertas deficiencias en la demanda. El 21 de diciembre de 2000 la Demandante envi la correspondiente modificacin subsanando las deficiencias.

El 3 de enero de 2001 el Centro notific la demanda modificada al Demandado y el comienzo del procedimiento a las partes. Con fecha 9 de enero de 2001 el Demandado envi un e-mail al Centro en que solicita una versin en español de la notificacin en ingls hecha por el Centro. El da 11 de enero de 2001 el Centro envi un e-mail al Demandado remitindole una versin en español, sin modificacin de plazos. La notificacin adverta al Demandado que el plazo para contestar la demanda venca el 22 de enero de 2001, y se record lo dispuesto por el Reglamento, Pargrafo 14. El 24 de enero de 2001, no habiendo contestado la demanda el Demandado, el Centro le notific por e-mail la falta de personacin y ausencia de contestacin de la demanda.

Habiendo recibido el Centro la declaracin de aceptacin, imparcialidad e independencia de Roberto A. Bianchi, el 5 de febrero de 2001 el Centro lo design miembro nico del grupo de expertos (el "Panel"), debiendo dictar la decisin a ms tardar el 18 de febrero de 2001.

El 13 de febrero de 2001 la Demandante solicit al Panel una suspensin por 30 das del procedimiento, fundada en que las partes haban llegado a un acuerdo para la transferencia amistosa del nombre de dominio, por lo que era necesario completar las formalidades del acuerdo. El mismo da el Panel dict la Orden de Procedimiento N 1, por la que se prorroga el plazo para dictar la decisin hasta el 16 de marzo de 2001, debiendo las partes enviar al Centro, a ms tardar el 13 de marzo de 2001, copia del acuerdo formalizado ante notario pblico. De no enviarse dichos documentos en trmino, el Panel dictara la decisin.

El 19 de febrero de 2001 el Centro recibi un e-mail del Demandado comunicando su disposicin a que sea la OMPI la encargada de la resolucin del caso, y adjuntando copia del e-mail que envi al Demandante en la misma fecha, desestimando la propuesta de acuerdo de la Demandante. Con fecha 20 de febrero de 2001 se recibi un e-mail de la Demandante con copia de su mensaje de la misma fecha al Demandado. Ante la falta de acuerdo manifestada en esas comunicaciones de las partes, el Panel considera que han dejado de existir las razones de la prrroga dispuesta en la Orden de Procedimiento N 1, por lo que corresponde dictar sin ms dilaciones una decisin sobre el fondo del asunto.

El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio es el ingls. La demanda y su modificacin se hicieron en español. El Demandado se ha expresado en español en todas sus comunicaciones al Centro y a la otra parte. Por no existir circunstancias que indiquen otra cosa, el Panel conforme al Reglamento, Pargrafo 11, decide que el procedimiento contine en español.

El Panel considera que la demanda con su modificacin cumple con los requisitos de forma del Reglamento y del Reglamento Adicional del Centro, y que el Centro cumpli correctamente con sus responsabilidades de notificacin de acuerdo al Reglamento, Pargrafo 2(a).

Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante es la empresa propietaria de la mundialmente famosa revista PLAYBOY, y de otros productos y servicios operados bajo las marcas PLAYBOY. Los derechos marcarios sobre PLAYBOY en España han sido acreditados mediante la presentacin de certificados de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y ttulos marcarios, segn este detalle:

PLAYBOY N 953.017, concedida en 1981 para distinguir productos de la clase 16, particularmente revistas. Vigente. PLAYBOY N 577.288, concedida en 1968 para distinguir servicios de la clase 41, en especial "publicaciones en lnea a travs de redes de ordenadores". Vigente.

La Demandante tambin present otros quince certificados españoles de marcas PLAYBOY. Sin embargo, esos ttulos estn a nombre de "PLAYBOY ENTERPRISES, INC.", y no de "PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.", que es la denominacin social de la Demandante. No se acompañ prueba alguna de la cesin de las marcas a la Demandante, o de que esta es sucesora a cualquier ttulo de la titular marcaria. Por ello slo se tendrn en cuenta las dos marcas mencionadas, cuya concesin por la OEPM precede en fecha al registro del nombre de dominio, y que segn lo informado por NSI se produjo el 27 de septiembre de 1999.

Las partes mantuvieron comunicaciones previas a este procedimiento, y an durante el mismo. Ante la publicacin en el sitio web del Demandado, de contenidos con dibujos del artista Vargas, la Demandante le requiri el cese de esa publicacin. El cese, aparentemente anterior a la presentacin de la demanda, se produjo por reconocimiento del Demandado de que no tena derecho a publicar las imgenes de Vargas. Posteriormente, las partes consideraron una transferencia amistosa del nombre de dominio, pero ella en definitiva no se produjo.

El acuerdo de registro con Network Solutions es la versin 4.0, la que por referencia incorpora la poltica vigente en materia de resolucin de disputas, y por lo tanto la poltica de resolucin de disputas sobre nombres de dominio de la ICANN (la "Poltica"). El Demandado no ha cuestionado la competencia de este Panel. Con fecha 19 de febrero de 2001 envi un e-mail al Centro en el que comunica que se somete a lo que decida el Panel.

La Demandante alega la prctica identidad del nombre de dominio o su similitud confundible (slo una letra de diferencia) con las marcas de la Demandante. Como el nombre de dominio PLAYBOY.com ya era de titularidad de la Demandante, si no fuera por esa pequeña alteracin el Demandado no habra conseguido el nombre de dominio. Niega que el Demandado tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio, y afirma que ste se registr y se usa de mala fe. A travs de la utilizacin del nombre de dominio "PLAGBOY.com", el Demandado se intenta aprovechar, a travs de actos de confusin, de la reputacin y prestigio de las marcas PLAYBOY de la Demandante. En la pgina web "PLAGBOY.com" del Demandado aparecen los mismos productos por los que es mundialmente conocida la marca PLAYBOY de la Demandante. En la pgina web de PLAGBOY.com se han estado difundiendo reproducciones de algunas obras grficas del artista Rafael Vargas, retratos artsticos de mujeres cuyos derechos de propiedad intelectual son titularidad de PLAYBOY. Otras alegaciones se examinan en 6 infra.

El Demandado no ha contestado la demanda; envi las comunicaciones detalladas en 3 supra, inclusive el e-mail por el que se somete a la competencia del Panel.

6. Discusin

Con los certificados de marca mencionados en 4 supra, la Demandante ha probado a satisfaccin del Panel que es titular de al menos dos registros en España de la marca PLAYBOY, ambos vigentes. Esa marca es adems, sin lugar a dudas, internacionalmente famosa, debido particularmente a la difusin y renombre de la clebre revista "PLAYBOY". Los registros marcarios, adems, preceden en muchos años al registro del nombre de dominio en disputa.

El cotejo de <plagboy.com> con la famosa marca PLAYBOY resulta en que el nombre de dominio es similar hasta el punto de llevar a la confusin con la marca. Slo una letra difiere (G en lugar de Y), pero ello no alcanza para distinguir a aqul de sta. En su versin minscula manuscrita, ambas letras tienen un trazo inferior similar. En el teclado del tipo "QWERTY", aunque en lneas horizontales diferentes, ambas letras estn muy prximas, como lo muestra esta disposicin:

T Y U ...

G H J ...

La contigüidad fsica de las teclas "G" / "Y" hace posible que, por un simple error de digitacin, quien desee conectarse con el sitio web de la Demandante, termine conectndose con el sitio web del Demandado. Este Panel acepta el razonamiento expresado por numerosos paneles administrativos que han determinado que existe similitud confundible cuando los nombres de dominio en disputa representan meros aprovechamientos de los errores de digitacin. Ver, entre otros, los casos OMPI D2000-0777 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Cupcakes, Cupcake city, Cupcake Confidential, Cupcake-Party, Cupcake Parade, and John Zuccarini, D2000-0273 Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., D2000-1571 The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev, D2000-0937 AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, D2000-0587 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc., etc.

El Demandado, que no ha contestado la demanda, no se ha opuesto a la alegacin de similitud confundible que hace la Demandante. En el Anexo 11 de la demanda se presenta una constatacin notarial con una impresin en papel de la pgina web del Demandado en su versin del 23 de mayo de 2000. All figura el texto que dice: "PIN-UP PLAGBOY Paintings of ladies with glamour for oldboys", de donde resultara que PLAGBOY es un acrnimo sin relacin con la marca PLAYBOY. El Panel no har mrito de dicha circunstancia por las siguientes razones:

a) No ha sido alegada por el Demandado en este procedimiento y ha sido indirectamente impugnada por la Demandante cuando afirma que PLAGBOY no tiene significado alguno, a menos que se aluda a "plagiar" o a "plagio", lo que por cierto desvirta lo postulado en el sitio web del Demandado. Esa alegacin del Demandante no fue contestada por el Demandado.

b) Un "acrnimo" es, segn el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, ed. 1992, una "palabra formada por las iniciales, y a veces, por ms letras, de otras palabras". En este caso el presunto acrnimo estara construido a partir de una frase ciertamente extraña: "Pinturas de señoras con glamour para viejos muchachos". Es evidente que la frase ha sido confeccionada por mera conveniencia, y para impedir una determinacin razonable de similitud confundible. La verosimilitud se impone en la interpretacin; de otro modo siempre sera posible concebir una frase lo suficientemente larga, por ms extraña que resulte, con suficiente cantidad de palabras y letras, para con la misma tcnica derivar cualquier acrnimo ad-hoc. As, ningn demandante en estos procedimientos podra acreditar que hay identidad o similitud confundible, porque siempre existira un "acrnimo" idntico o similar a su marca, pero con otro significado. Esa consecuencia es absurda, y por lo tanto debe evitarse.

c) El propio Demandado, segn lo ha constatado este panelista, ha procedido en la actualidad a eliminar todo contenido de la pgina.

Distinta podra haber sido la conclusin del Panel si el Demandado se hubiera presentado en este procedimiento, alegando y probando que se lo conoca corrientemente por dicho acrnimo, o que haca uso de dicho acrnimo al momento del registro del nombre de dominio, o cualquier otra circunstancia en su favor. En tal caso la existencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado podra llegar a desplazar la consideracin de la cuestin de la identidad o similitud confundible.

Por todo ello, la Demandante ha probado que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y su marca (Poltica, Pargrafo 4(a)(i)).

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. No posee derecho alguno que lo legitime para usar el signo distintivo PLAGBOY. No tiene registro alguno de esa denominacin. De haberlo solicitado, las leyes españolas hubieran hecho lugar a la oposicin de la Demandante. Tampoco tiene el demandado derecho ni registro alguno sobre la marca PLAYBOY. No hay ninguna sociedad mercantil registrada con el nombre PLAGBOY antes de que se concedieran a la Demandante las marcas PLAYBOY. Ante esas afirmaciones, corresponda al Demandado hacer alegaciones en su defensa, por ejemplo refirindose a una cualquiera de las circunstancias de la Poltica, Pargrafo 4(c), aunque sin tener que limitarse a ellas. Sin embargo, el Demandado ni ha contestado la demanda, ni ha hecho ninguna otra presentacin al respecto.

De su visita independiente a www.plagboy.com realizada el mismo da de su designacin el Panel tampoco puede inferir nada a favor del Demandado, ya que actualmente el sitio web est inactivo. El uso anterior (por lo menos al 23 de mayo de 2000 segn el citado Anexo 11) fue en reconocida violacin de derechos de propiedad intelectual acordados en forma exclusiva por el artista Vargas a la Demandante, lo que a su vez condujo que el Demandado, ante la reclamacin de la Demandante, cesara en todo uso del nombre de dominio. Ese es un reconocimiento de que no se poseen derechos propios sobre el contenido del sitio, y presumiblemente, que tampoco se tienen intereses legtimos sobre el nombre de dominio, ya que no se han publicado nuevos contenidos.

La publicacin no autorizada de imgenes sobre las que la Demandante tiene un derecho de uso exclusivo no puede ser una fuente de legitimidad para el Demandado, particularmente si se considera que se trataba de imgenes (dibujos) de modelos femeninos que son de uso exclusivo para la Demandante y que vistos en un sitio web bajo un nombre de dominio confundiblemente similar con la famosa marca de la Demandante sugiere fuertemente que se trata de una imitacin o maniobra desleal. Ello tambin elimina las circunstancias de uso bona fide, y de uso leal o no comercial, descriptas por la Poltica, Pargrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii).

Es notorio que la revista PLAYBOY publica usualmente fotografas y dibujos de mujeres bonitas, con lo que la confusin aparece como buscada intencionalmente por el Demandado, que no ha alegado desconocer la marca de la Demandante. Por otra parte tampoco ha alegado el Demandado que sea conocido por el nombre de dominio (Poltica, Pargrafo 4(c)(ii)).

Por ello, el Panel considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio (Poltica, Pargrafo 4(a)(ii)).

No se aleg ni existe constancia alguna de oferta o intento por el Demandado de transferir el nombre de dominio a la Demandante en forma onerosa, con lo que no es de aplicacin la circunstancia de la Poltica, Pargrafo 4(b)(i). No se aleg que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio para impedir al titular marcario que reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente, ni que el Demandado hubiera incurrido en una "conducta de esa ndole", con lo cual se descarta la circunstancia de la Poltica, Pargrafo 4(b)(ii). Tampoco se aleg que el Demandado sea estrictamente un competidor de la Demandante, lo que impide aplicar la circunstancia de la Poltica, Pargrafo 4(b)(iii). No se aleg que el Demandado tuviera una finalidad de lucro comercial, lo que descarta la aplicabilidad de la Poltica, Pargrafo 4(b)(iv), como tal.

Sin embargo la Demandante ha alegado y probado suficientemente que el Demandado incurri - con la publicacin no autorizada de contenidos cuyos derechos pertenecen a la Demandante y bajo un nombre de dominio confundiblemente similar en actos de confusin para aprovecharse sin derecho de la reputacin y prestigio de la marca PLAYBOY, reconociendo la ilegitimidad de ese proceder al cesar en dicha publicacin.

Aunque no se haya alegado ni probado una finalidad de lucro comercial, el Panel considera que el Demandado actu de mala fe al momento del registro, de modo muy prximo al descripto en la Poltica, Pargrafo 4(b)(iv), en combinacin con la maniobra de aprovechamiento de errores en la digitacin que pudieran cometer los usuarios de Internet que buscan el dominio "PLAYBOY". Desde la publicacin transcripta en el Anexo 11 el Demandado no ha efectuado algn otro uso que pudiera revelar que haya registrado de buena fe el nombre de dominio. En esas circunstancias la falta de contestacin de la demanda no puede favorecer al Demandado. La Demandante ha probado que el registro del nombre de dominio fue de mala fe (Poltica, Pargrafo 4(a)(iii)).

La interrupcin actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilizacin de mala fe en el sentido de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Poltica exigiendo que la utilizacin de mala fe contine despus que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldra a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resolucin desfavorable, el fcil expediente de interrumpir o eliminar toda publicacin de contenidos en el sitio web, dejndolo inactivo a todo efecto prctico. Eso debe descartarse por absurdo.

Por el contrario, este Panel acepta el razonamiento del ilustrado panelista que decidi el caso OMPI D2000-0021 Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomre, 9 marzo de 2000, cuando dijo que "el Panel cree que el trmino se utiliza' ['is being used'] no se refiere a un momento determinado del tiempo (tal como el momento en que se presenta la demanda o cuando el panel empieza a considerar el caso) sino que se refiere al perodo que sigue al registro del nombre de dominio en cuestin. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI D2000-003, 7.6, en 9. Si en cualquier momento posterior al registro el nombre se usa de mala fe, se establece el hecho de uso de mala fe. As, el hecho que, segn lo demuestra el abogado del demandante, el demandado haya cesado en usar los nombres de dominio en cuestin como vnculos hacia sitios pornogrficos, no puede alterar el hecho que el acto de mala fe haba ocurrido durante el perodo que sigui al registro". (Traduccin no oficial de este panelista).

Tambin este Panel considera que un uso ilegtimo del sitio web en cualquier momento posterior al registro del nombre de dominio puede tenerse en cuenta para resolver la controversia. Tanto ms cuanto en este caso el uso de mala fe por el Demandado consisti en publicar sin autorizacin contenidos de propiedad intelectual ajenos, sobre los que la Demandante tiene derechos exclusivos (Anexo 7b de la demanda), y cesando el Demandado esa conducta slo a requerimiento expreso y formal de la Demandante, que obviamente carece de seguridad de que el proceder ilcito no vuelva a repetirse mientras el nombre de dominio en disputa permanezca a nombre del Demandado.

La Demandante ha probado que el nombre de dominio se usa de mala fe (Poltica, Pargrafo 4(a)(iii)).

El Panel determin que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio, y que el Demandado registr y usa de mala fe el nombre de dominio. Por ello y conforme a la Poltica, Pargrafo 4(i), y al Reglamento, Pargrafos 14 y 15, el Panel resuelve que el registro del nombre de dominio <plagboy.com> sea transferido a la Demandante PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

Roberto A. Bianchi
Panelista nico

Febrero 23 de 2001