Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

1. Las Partes

La Demandante es CANONAIS, S.L., una sociedad conformada de acuerdo a las leyes de España, con sede en C/ Hernn Corts, n 1, Majadahonda 28220, Madrid, España (la "Demandante"), representada por Dña. Ana Martnez de Lecea Noain, Abogada, de Lecea Abogados, Madrid, España.

La Demandada es Dña. Mara Dolores Daz Ros, una persona individual con domicilio en C/ Juan Carlos I, 4, Elche, Alicante 03203, España (la "Demandada"), representada por D. Enrique Vila Soler, Abogado, Alicante, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

Los nombres de dominio en disputa son "amichi.com ", registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de Amrica, y "amichi.net" y "amichi.org", registrados con Melbourne IT, de Melbourne, Australia.

3. Iter Procedimental

El 13 de junio de 2000 la Demandante present por correo electrnico al Centro de Arbitraje y Mediacin de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") una demanda de conformidad con la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporacin de Asignacin de Nombres y Nmeros de Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 16 de junio de 2000 la demanda en papel fue recibida por el Centro. Ese mismo da el Centro acus recibo de la demanda.

El 25 de junio de 2000, ante una consulta del Centro, este recibi una respuesta del Registrador Network Solutions, Inc. sobre datos de registracin y contactos correspondientes al nombre de dominio "amichi.com". El 5 de julio de 2000 el Centro notific la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.

El 24 de julio de 2000 la Demandada envi por correo electrnico la contestacin de demanda al Centro.

Despus de recibir la Manifestacin de Aceptacin y Declaracin de Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el 13 de setiembre de 2000 el Centro lo design panelista nico. Qued establecido que la fecha lmite para dictar resolucin en el caso sera el 28 de septiembre de 2000. De este modo, el Panel qued constituido conforme a la Poltica y al Reglamento.

Ambas Partes hicieron presentaciones adicionales antes de que este Panel estuviera constituido. Aunque las Partes no lo solicitaron expresamente, el Panel decide admitir ambas presentaciones. No hubo otras presentaciones de las Partes.

Habiendo advertido el Centro que los nombres de dominio "amichi.net" y "amichi.org" estaban registrados con Melbourne IT, el Centro le solicit informacin y recibi una respuesta confirmatoria de que esos nombres de dominio estaban registrados a nombre de la demandante y que tenan el status de "licenciados". El 21 de septiembre de 2000 el Panel dict la Orden de Procedimiento N 1, por la que se orden a la parte Demandante enviar copia de la demanda a Melbourne IT, y se prorrog por 7 das el plazo para dictar una decisin en esta disputa. Segn lo inform el Centro al Panel, la Demandante cumpli de inmediato con la orden. No se dictaron otras rdenes de procedimiento ni se ordenaron prrrogas. El Panel est conforme con la determinacin del Centro de fecha 5 de julio de 2000 de que la demanda ha cumplido con los requisitos formales del Reglamento y del Reglamento Adicional. La Demandante efectu el pago del arancel por la tramitacin del caso.

La demanda y contestacin de demanda se hicieron en español. Conforme al Reglamento, Pargrafo 11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos resultan de las alegaciones de las partes y documentacin agregada, y por no haber sido contestados se tienen por acreditados.

La demandante es una compaña mercantil de responsabilidad limitada constituida en Madrid el 6 de abril de 1990 a la que el 28 de marzo de 1995 el señor Juan Carlos Amich Tintorer aport un conjunto de marcas AMICHI registradas en distintas clases, Desde ese mismo año de 1995 CANONAIS, S.L. ha cedido a Malla 3, S.L. la explotacin comercial de las marcas AMICHI en clases 25, 18, 28, 24, 9, 14, 39 y 35.

La demandante es titular de los siguientes registros marcarios de la marca AMICHI en España: clase 25 (Marca n 1.064.852): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrerera; Clase 3(Marca n 1.216.735): Perfumera, jabones, aceites esenciales, cosmticos, lociones para el caballero; dentfricos. Clase 18(Marca 1.216.736): Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; bales y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionera. Clase 28(Marca 1.216.737):Juegos, juguetes; artculos de gimnasia y deportes no comprendidos en otras clases. Clase 25(Marca 1.714.153): Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzados y sombrerera. Clase 24(Marca 1.738.416):Tejidos, toallas, mantas, colchas, tapetes, pañuelos, manteleras y en general ropa de cama y de mesa. Clase 9(Marca 2.046.564): Gafas de sol; aparatos e instrumentos pticos, cientficos, nuticos, geodsico, elctricos, fotogrficos, cinematogrficos, de pesar, de medida, de señalizacin, de control (inspeccin), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro; transmisin; reproduccin del sonido e imgenes; soportes de registro magnticos, discos acsticos; distribuidores automticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, mquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la informacin y ordenadores; extintores. Clase 14(Marca 2.046.565): Metales preciosos y sus aleaciones y artculos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyera, bisutera, piedras preciosas; relojera e instrumentos cronomtricos. Clase 39(Marca 2.046.566): Servicios de almacenaje, depsito y distribucin de productos de toda clase. Clase 3(Marca 2.051.624): Perfumera, jabones, aceites esenciales, cosmticos, lociones para el cabello, dentfricos. Clase 3(Marca 2.051.625): Perfumera, jabones, aceites esenciales, cosmticos, lociones para el cabello, dentrficos. Clase 35(Marca 2.283.492):Venta al menor de todo tipo de ropa confeccionada, complementos, perfumera, relojera, joyera y bisutera.

Posee adems registros marcarios en los siguientes pases: El Salvador (cl. 25); Grecia (cl. 25); Honduras (cl. 25); Panam (cl. 25); Costa Rica (cl. 25); Arabia Saud (cl. 25); Mxico (cl. 25); Paraguay (cl. 25). Asimismo la Demandante es titular de la registracin Internacional (cl. 25) en Alemania, Austria, Benelux, Francia; Italia, Liechtenstein, Mnaco, Portugal, San Marino, Suiza, Bulgaria, Hungra, Rumana, Repblica Checa, Eslovaquia, Uzbekistan, Armenia, Federacin Rusa, Yugoslavia, Ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Hercegovina. Por otra parte posee registracin internacional (cl. 3) en Alemania, Austria, Benelux, Francia, Italia, Liechtenstein, Mnaco, Portugal, San Marino, Suiza. Adems tiene registros en Andorra (cl. 25, 3 y 39) y Turqua (cl. 3 25 y 35).

La Demandada es el registrante de "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" y ha operado hasta fecha reciente el sitio Web "www.amichi.com".

Segn lo afirma y prueba la Demandante por acta de comprobacin notarial del 29 de mayo de 2000, la Demandada public en el sitio Web "www.amichi.com" una entrevista hecha por el señor Jos Carlos Garca al señor Francisco Cañizares, franquiciado de Amichi en Elche. En la entrevista el señor Cañizares atribuye al franquiciante de la marca Amichi haber incurrido en distintas conductas de competencia desleal contra el señor Cañizares. La Demandada no niega el hecho de la publicacin. Las partes divergen en cuanto a su interpretacin: para la demandante se trata de una denigracin de la marca AMICHI. Para la Demandada se trata de un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigracin o utlizacin de mala fe, y que tales opiniones libres en modo alguno son responsabilidad de la demandada.

Con posterioridad a la demanda y contestacin, la Demandante ha afirmado que la registrante y Demandada es cnyuge del señor Francisco Cañizares, hecho admitido por la Demandada aunque sin atribuirle importancia para este procedimiento.

5.1 La Demandante alega:

Los nombres de dominio son idnticos o similares hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; el demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre o de los nombres de dominio; los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

La web creada en el dominio amichi.com ha sido utilizada para denigrar y desprestigiar la marca Amichi. Con el mencionado dominio se ha perturbado la actividad comercial del demandante. Los dominios estn siendo utilizados para extorsionar y hacer daño al demandante. La demandada est usando ilegtimamente la marca para empañar la imagen de Amichi. Las actuaciones de la demandada estn afectando a la reputacin de la marca y causando un grave perjuicio a su imagen y prestigio.

5.2 La Demandada alega:

Que la demandante tenga inscritas a su favor las marcas que alega, no es suficiente para fundar la reclamacin que efecta ya que la legislacin española no protege y en cambiosanciona los registros indiscriminados de marcas con el fin de impedir su utilizacin en el mercado por otros agentes, lo que resulta de lo practicado por la demandante, pues no se conocen en España la utilizacin, fabricacin o comercio con la marca "amichi" de, por ejemplo: Aparatos geodsicos, de pesar, de señalizacin, discos acsticos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dentfiricos, etc. La falta de uso de las mismas determina en la legislacin española la caducidad por falta de uso.

La funcin y objeto social de Canonais, S.L. nada tiene que ver con las marcas que registra, siendo ello una prueba ms del registro sin fin de utilizacin seria que realiza la demandante. Ello abona la tesis sostenida del registro no dedicado al uso de las marcas, lo que evidencia la mala fe en el mismo. La Demandada cita en su apoyo la Ley 32/88, de marcas, y la Ley 3/01 de competencia desleal. Para que los comportamientos indicados tengan la consideracin de transgresores de las normas en cuestin, deben concurrir las siguientes notas: que se trate de comportamientos en mercado econmico, que se produzcan con fines concurrenciales (es decir con el fin de promover las prestaciones propias o de un tercero, Art. 2.2 Ley 3/91). El registro de los nombres de dominio por la demandada no afecta los derechos de la demandante ni se produce en el mercado, no promoviendo derecho alguno propio, ni prestaciones propias o de tercero. La red de Internet no est limitada al simple aspecto econmico. La demandante ostenta mera conveniencia en los registros de titularidad de la demandada que no puede fundar en modo alguno una resolucin satisfactoria a sus pretensiones.

No hay mala fe en la demandada, pues no concurren en el presente caso: ni ofrecimiento, ni intencin de venta o lucro por transmisin de los nombres de dominio al demandante. Ni intencin de impedimento al titular de la marca para que comercie sus productos o servicios. Ni intencin o perturbacin de la actividad econmica del demandante. Ni intencin de equivocacin o error en el consumidor.

La demandada ha utilizado el nombre de dominio mucho antes de recibir noticia alguna de la interposicin de la presente reclamacin con absoluta normalidad y para los fines ya mencionados, que en nada inciden o perturban la actividad econmica del demandante, y lo usa sin intencin comercial ni deseo de desvo de consumidores de la demandante a productos o servicios que no comercializa.

El nombre de dominio no puede equipararse a una marca y simplemente significa la transcripcin de un cdigo alfanumrico que identifica la pgina en la red, siendo una identificacin elegida por la demandada que no empaña la actividad comercial de la demandante y que no ha sido registrada de mala fe, por lo que aparece simplemente en el demandante una conveniencia de anulacin o de transferencia a su favor, pero en modo alguno un derecho a ello.

La Demandante ha afirmado y la Demandada ha aceptado expresamente la competencia de este Panel.

El Panel considera ms all de toda duda que los nombres de dominio en cuestin son idnticos letra por letra a las marcas "AMICHI " sobre las que la Demandante tiene derechos de registracin en España y en otros pases. Si adems se considera la adicin de ".com", ".net" y ".org", se concluye que los nombres de dominio son por lo menos confundiblemente similares a las marcas de la Demandante.

Como qued establecido en 4 arriba, la Demandante es titular de numerosos registros de la marca AMICHI.

En los casos entre partes españolas OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, D2000-0219 URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macas y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fernndez este mismo Panel rechaz defensas basadas en un supuesto carcter de nombre geogrfico (Raimat), o en el carcter genrico o de uso comn de las marcas base de las demandas (Uralita y Metro Bilbao). El panel tuvo en cuenta que si las marcas fueron concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) un panel no est autorizado para sustituir a los tribunales competentes en una declaracin de nulidad de marca, ni para desconocer la presuncin de legitimidad de que goza el acto administrativo de concesin de marca. Corresponde un razonamiento similar frente a la alegacin de la Demandada, de que la Demandante no usa efectivamente las marcas AMICHI para proteger los siguientes productos: "aparatos geodsicos, de pesar, de señalizacin, discos acsticos, cajas registradoras, fustas, colchas, mantas, ropa de cama y mesa, dentfricos, etc."

Por una parte, la Demandada no niega el uso que estara haciendo la Demandante de las marcas AMICHI con relacin a los productos de las dems clases cuya registracin ha acreditado la demandante. Tampoco aleg la Demandada estar haciendo uso de los nombres de dominio para promocionar artculos para los que la Demandante no estara haciendo uso de la marca. De hecho, la Demandada afirma no estar haciendo uso alguno de los nombres de dominio.

Por otra parte, el Panel considera que conforme a la Ley de Marcas española, artculos 53 y 57, la caducidad de marca por falta de uso, si procede, debe ser declarada por sentencia de tribunal competente. Si la Demandada tiene inters legtimo y desea plantear una accin de caducidad contra la Demandante, debera hacerlo ante dicho tribunal. Confr. Art. 56, Ley citada. En estos procedimientos bajo las normas de ICANN el panel actuante no puede ni por va de suposicin sustituir a ese tribunal.

En el caso presente la Demandada, admitidamente esposa de quien es o ha sido franquiciado por una empresa con derechos derivados de la Demandante, no puede ignorar el carcter ajeno de la marca AMICHI, carcter que por otra parte no ha sido negado por la Demandada.

Por todo lo anterior, el Panel considera que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(i).

La Demandada ha alegado que "ha registrado los dominios en disputa de buena fe y con el fin de abrir un foro de debate en el que tengan cabida las opiniones de las personas que a ella quieran acceder, sin que esto suponga denigracin o utilizacin de mala fe del dominio en cuestin. Del acceso a la mencionada pgina se puede observar que slo se vierten opiniones libres y personales, datos y situaciones que en modo alguno son responsabilidad de la demandada". La Demandada tambin especula "con que de ser ciertas las manifestaciones publicadas en su sitio Web sobre la conducta comercial de la Demandante, habra base para fundar una demanda por competencia desleal contra los titulares de la marca "amichi", pues se comentan situaciones por las que la demandante ha franquiciado con personas procediendo, una vez que su marca se ha introducido en el mercado, a ostentar ella directamente y saltndose las normas sobre competencia, a establecer sus propios comercios, conculcando la buena fe y aprovechndose del esfuerzo ajenos.".

Los presentes procedimientos otorgan una competencia limitada al Panel, y no corresponde ventilar en ellos cuestiones una controversia sobre cumplimiento o incumplimiento de un contrato de licencia o franquicia por cualquiera de las partes.

Aparentemente, en España estn actualmente en trmite procedimientos judiciales destinados a echar luz sobre la cuestin relativa al contrato de franquicia que existe o habra existido entre el señor Cañizares y Malla 3, S.L.

Lo cierto es que la Demandada ha dado ocasin a que mediante el uso del "foro de debate" por ella instalado en su sitio Web - bajo un dominio idntico o similar a las marcas de la Demandante - la marca sufra un desmedro o sea empañada de un modo que impide considerar en favor de la Demandada que est haciendo un uso leal del nombre de dominio, conforme a la Poltica, Pargrafo 4(c)(iii).

La Demandada tampoco alega estar haciendo un uso de los nombres de dominio relacionado con una oferta bona fide de bienes o servicios, ni que sea conocida por el nombre de dominio o por algn otro nombre correspondiente al nombre de dominio. Por el contrario, expresamente la demandada declara que no comercializa producto ni servicio alguno, y que ello denota "la falta de inters econmico de la demandada en la apertura de la pgina". Ello impide reconocerle derechos o intereses legtimos en lo que se refiere a la Poltica, Pargrafos 4(c)(i) y 4(c)(ii).

Por otra parte, queda claro en este caso que el licenciado o franquiciado por la empresa autorizada por la Demandante es el señor Cañizares, esposo de la Demandada, y no ella misma. No se ha acreditado que ella fuera una representante o cesionaria a cualquier ttulo de su esposo. De tal modo, ello impide examinar si el uso del nombre de dominio pudiera estar razonablemente comprendido dentro de los derechos que, en general, le son transferidos a un franquiciado bajo un contrato de franquicia, los que por otra parte, no se alegan por la Demandada. De haberse alegado y probado un uso de los nombres de dominio para vender productos AMICHI franquiciados muy otra podra haber sido la decisin que se adopte en este caso.

La Demandada tampoco ha alegado estar haciendo algn otro tipo de uso del que pudieran inferirse derechos o intereses legitimos respecto de los nombres de dominio, salvo su genrica alusin a la libertad de expresin. Efectivamente, como lo alega la Demandada, la finalidad de la Red no es exclusivamente econmica. Sin embargo, si la alegacin de que el establecimiento del sitio Web bajo el ".com" se fundara en el derecho de libre expresin de ideas o de opinin protegidos por la Constitucin española, art. 20, tampoco el uso efectivo que la Demandada ha dado a su sitio permitira llegar a una conclusin a ella favorable.

En el caso METRO BILBAO, S.A. v. Jos Allende Fernndez este Panel cit los casos OMPI D2000-0071 CSA International a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithy OMPI D2000-0300Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell. Aceptando el razonamiento de esos Paneles, este Panel considera que la Demandada y el señor Cañizares pueden sin duda dar a publicidad en la Internet sus propias crticas y quejas y las de otras personas disconformes con la actuacin comercial de la demandante, por ms virulentas que sean. Para ello deberan adoptar un nombre de dominio que no fuera idntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante.

Ms all de cualquier valoracin respecto del derecho de libre expresin y opinin, incluyendo la publicacin de las ideas, cuando las mismas se expresan de forma que empañan la marca que se sabe ajena, dejan de calificar como uso legtimo del nombre de dominio. La Demandada no puede reivindicar para s ninguna independencia respecto de las opiniones negativas volcadas en el sitio por el señor Cañizares siendo como es precisamente la esposa del franquiciado o ex-franquiciado señor Cañizares.

Un uso del nombre de dominio que empañe a una marca ajena no puede considerarse un uso legtimo. De acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(c)(iii), para que se pueda alegar el uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, este debe ser "sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empañar el buen nombre de la marca". Un internauta que busque en un motor de bsqueda un dominio idntico a AMICHI, marca que conoce, espera razonablemente conectarse con un sitio que pertenezca a la Demandante, titular de la marca, en el que obviamente no se encontrar habitualmente opiniones negativas sobre la marca o la empresa. Ese navegante experimentar muy probablemente por lo menos una sensacin de desconcierto que ciertamente opera en detrimento de la marca, empañndola.

En ausencia de otras pruebas ms convincentes que las que intent aportar la Demandada para acreditar derechos o intereses legtimos a los nombres de dominio en cuestin, lo que estaba a su cargo de acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(c), el Panel determina que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(ii).

Nada en este procedimiento permite concluir que el propsito de la Demandada al registrar los dominios en disputa fue principalmente la venta, el alquiler o la transferencia de los mismos a la Demandante. Con ello el Panel descarta la aplicabilidad de la Poltica, Pargrafo 4(b)(i).

Como no hay evidencia de que la demandada haya incurrido en "conductas de esa ndole" (pattern of conduct) consistentes en haber registrado como nombres de dominio un nmero significativo de marcas ajenas, la circunstancia indicada en la Poltica, Pargrafo 4(b)(ii), tampoco est configurada.

En cambio, hay evidencia indudable de que la Demandada registr los nombres "fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor", incurriendo en la conducta descripta en la Poltica, Pargrafo 4(b)(iii). No siendo posible inspeccionar los contenidos mentales o subjetividad de una persona al momento de la registracin, un Panel debe recurrir a las conductas efectivas que, por accin u omisin, permiten razonablemente inferir si existi el propsito de mala fe en la registracin. La finalidad de perturbacin es obvia si se repara en que el titular marcario no puede acceder a ningn dominio del nivel superior genrico .com, .net o .org, con su marca como nombre de dominio. La actividad comercial cuya perturbacin se procura es la figuracin en la Red para una sociedad comercial bajo su marca propia, una marca que la Demandada conoce efectivamente por ser su marido un franquiciado ahora o antes. Es particularmente reveladora la instalacin del sitio Web con las caractersticas que resultan de la impresin certificada notarialmente a pedido de la Demandante. Ver Demanda, Anexo 7.

El citado pargrafo requiere que el propsito sea el de perturbar a un competidor. En las circunstancias del caso, el hecho que la registrante de los nombres de dominio sea la cnyuge del franquiciado de AMICHI permite inferir que dicha registracin se hizo con el conocimiento del franquiciado, señor Cañizares. A su vez, del relato que hace la Demandada, surge que imputa a la Demandante conductas de competencia desleal. Ms que ilustrar al pblico sobre productos AMICHI, lo que se hizo es atribuir supuestas o reales conductas violatorias de un contrato por el franquiciante. Dicha imputacin razonablemente slo puede provenir de un actual o potencial competidor de la Demandante, o sea su marido.

Lo decisivo en este caso es que la Demandante no utiliz de ninguna otra manera el sitio sino para los fines indicados. En particular el funcionamiento del sitio Web www.amichi.com de la Demandada trasluce que el mismo, bajo un nombre de dominio idntico o confundiblemente similar a la marca de la demandante, se destin para denigrar o empañar la marca de la Demandante o para para impedir que la Demandante pudiera reflejar sus marcas en los correspondientes nombres de dominio. Ello es compatible, al menos parcialmente, con la intencin de derivar a internautas a un sitio Web propio que se est utilizando activamente aprovechando la identidad o confundibilidad del nombre de dominio y la marca ajena. De esa manera el Demandado incurre, al menos parcialmente, en la conducta descripta en la Poltica, Pargrafo 4(b)(iv):

"al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea."

Dado que el nimo de lucro no ha sido probado en este caso, la circunstancia citada est presente slo parcialmente, pero conjuntamente con lo arriba comprobado, configura una presuncin adicional de registro y uso de mala fe del nombre de dominio.

Todo lo anterior conduce al Panel a concluir que la Demandante ha probado el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii) en cuanto a registro de mala fe.

El texto de la Poltica autoriza una interpretacin literal de que cualesquiera de las circunstancias indicadas en el Pargrafo 4(b), y otras no enumeradas especficamente, son circunstancias que, si se acreditan, sern prueba de registro y de uso de mala fe. Sin perjuicio de que esa interpretacin literal es perfectamente posible, segn el sentido que la ICANN quiso darle a este procedimiento, este Panel considera que en estos procedimientos que, adems del registro de mala fe, el uso de mala fe del nombre de dominio debe ser probado especficamente por el demandante. Esa es la lnea que señal el distinguido panelista M. Scott Donahey en el caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation, Inc. v. Michael Bosman y que siguieron numerosas decisiones posteriores.

Para apreciar si la Demandante ha probado el uso de mala fe del nombre de dominio, el Panel ha considerado las siguientes circunstancias:

a) Durante un perodo cuya duracin no se ha establecido, pero que ciertamente incluye al da 29 de mayo de 2000 1, la Demandada public en el sitio Web bajo el nombre de dominio ".com" en disputa un foro de discusin o debate. Ms all de la verdad o falsedad de las manifestaciones del entrevistado señor Cañizares, que no toca a este Panel examinar, lo cierto es que el contenido es francamente negativo para la marca AMICHI. Por otra parte, el señor Cañizares es el esposo de la Demandada, con lo cual por menos se puede inferir que no existe ningn espritu neutral en la Demandada al publicar la opinin de su esposo y se desvirtan las afirmaciones de la Demandada de que ella es independiente de las opiniones negativas sobre AMICHI.

El nico contenido del foro de discusin que tuvo a la vista este Panel tiende a confundir al pblico consumidor potencialmente adquirente de los productos protegidos por la marca de la Demandante, respecto del carcter de un sitio que debera con alta probabilidad pertenecerle al titular marcario dada la identidad o confundibilidad de los dominios con su marca.

b) Como lo alegan ambas partes y se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI, cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo pas, los principios de derecho aplicables incluyen a los del pas de residencia. Ver Caso OMPI D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, prrafo 6.

En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel est autorizado, para ilustrarse en cuanto al fondo de la cuestin, a guiarse por la legislacin relevante y su aplicacin por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, visitado por el Panel 2.

A la luz de la Ley de Marcas de España, artculo 31 y concordantes, el uso que ha hecho de los dominios idnticos a la marca de la Demandante, le dara a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "nocilla.com" y "metacampus.com". As lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. que involucraban a partes con domicilio en España, y donde el Panel consider como lo hace en este caso que el Panel puede aplicar la doctrina de las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España, las que son aplicables a conflictos entre partes con domicilio en España, con el argumento que se utiliz en los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001. En Raimat y Uralita el Panel consider aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "nocilla.com", dictado por el Juzgado N 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N 9 de Madrid, ambos fundados en la Ley de Marcas citada en nota 2. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente se juzgara de mala fe en España el uso de la marca AMICHI que hace la Demandada de los nombres de dominio.

c) No hay duda que el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio de modo denigratorio de una marca ajena no puede ser justificado a la luz de un comportamiento de buena fe. El ejercicio de la crtica destinada a cuestionar la conducta comercial de la Demandante o de un cesionario de marcas de la demandante no es una circunstancia de uso legtimo o de buena fe del nombre de dominio si para publicar las crticas se utiliza un nombre de dominio idntico o confundiblemente similar a la marca de la Dermandante. Un uso regular de la Internet no ampara servirse de un nombre de dominio para empañar una marca ajena que se conoce bien en ocasin de un contrato de franquicia. El bloqueo de nombres de dominio idnticos a las marcas que la demandada conoce de sobra ser ajenas tampoco es un uso ilegtimo de la Internet.

d) El hecho que la Demandada haya cesado en el presente en la publicacin de opiniones con finalidad denigratoria, no borra sus hechos recientes (por lo menos hasta el 29 de mayo de 2000) acreditados por la Demandante. Una interpretacin contraria habilitara la siguiente hiptesis: la parte demandante inicia estos procedimientos, presenta demanda y entera as de su propsito a un demandado de acuerdo a lo que exige el Reglamento, Pargrafo 3(b)(xii). Ya teniendo conocimiento de la disputa, y para precaverse de una eventual valoracin negativa de su conducta el demandado procede a suprimir todo contenido del sitio Web con un criterio tctico, a la espera de crear dudas en el panel, o mejorar la impresin resultante 3. Esa ventaja tctica no le puede ser acordada a la Demandada en el presente procedimiento. Ver METRO BILBAO, S.A. con una conclusin coincidente de este mismo Panel.

Con relacin a los nombres de dominio "amichi.org" y "amichi.net" el Panel considera que su registro y uso es tambin de mala fe dado que se les aplican los criterios de mala fe por inactividad establecidos en el caso OMPI D2000-0003 Telstra, a los que el Panel remite por razones de brevedad. En adicin a lo expresado respecto de "amichi.com" en estos dos casos resulta tambien evidente la intencin de la Demandada de bloquear a la Demandante todo acceso con su marca AMICHI a la Internet.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante tambin ha cumplido con la carga de probar el extremo de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii), que el demandado usa de mala fe los nombres de dominio.

La presente resolucin no importa en modo alguno un pronunciamiento del Panel sobre el cumplimiento o incumplimiento de relaciones contractuales entre el franquiciado señor Cañizares y la empresa franquiciante de la marca AMICHI.

El Panel ha determinado que los nombres de dominio "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" son idnticos o confundiblemente similares a las marcas de la Demandante, que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos respecto de los nombres de dominio, que los ha registrado de mala fe, y que los usa de mala fe.

Por ello, conforme a la Poltica, Pargrafo 4(i), y al Reglamento, Pargrafo 15, el Panel resuelve que las registraciones de los nombres de dominio "amichi.com", "amichi.net" y "amichi.org" sean transferidas a la Demandante, CANONAIS, S.L.

Roberto A. Bianchi
Panelista nico

Octubre 2 de 2000

1. Fecha del acta de constatacin notarial que figura en el Anexo 7 de la demanda.

2. Se destacan las siguientes disposiciones: "Artculo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Artculo 31: 1. El titular de la marca registrada podr ejercitar las acciones del artculo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el trfico econmico, sin su consentimiento, una marca o signo idntico o semejante para distinguir productos o servicios idnticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el prrafo anterior podr prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Artculo 35: El titular de una marca registrada podr ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Artculo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr pedir en la va civil: a) La cesacin de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin (...)."

3. Los das 13 de septiembre y 1 de octubre de 2000 el Panel intent realizar una visita independiente al sitio www.amichi.com, www.amichi.net y www.amichi.org. En el primer caso el programa navegador Internet Explorer utilizado encontr un mensaje de error de DNS, con estos textos: "No se puede mostar la pgina" y "No se pudo encontrar el servidor o error DNS" En los otros dos casos, se encontraron sendas pginas con el texto: "Bienvenido a www.amichi.net" y "Bienvenido a www.amichi.org", y una leyenda con el texto "Este dominio est reservado. This domain is reserved", con una leyenda de RapidSite España, SA.