Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras

Caso N D2000-0239

1.1 Demandante: J. Garca Carrin, S.A., con domicilio social en Carretera de Murcia, s/n - 30520 Jumilla (Murcia) - España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D Paz Martn, Herrero & Asociados, calle Alcal, 35, 28014 Madrid.

1.2 Demandado: Dña. M Jos Cataln Fras, de nacionalidad española, con domicilio en c/ Mar Egeo, 8 - 30720 Santiago de la Rivera (Murcia).

2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio donsimon.com.

2.2 La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc..

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", segn fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Poltica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrnico al Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el da 30 de marzo de 2000, habiendo sido recibida el da 31 y en papel el da 4 de abril.

3.2 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrnico con fecha 10 de abril de 2000, a la demandada, quien contest a la demanda con fecha 28 de abril de 2000.

3.3 Con fecha 11 de mayo de 2000, de acuerdo con la peticin de la demandada de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un slo miembro, la OMPI design a D. Alberto Bercovitz Rodrguez-Cano como panelista nico, hacindole llegar el siguiente da 15 de mayo de 2000, copia completa de la documentacin.

4.1 La demandante es la Compaña mercantil J. Garca Carrin, S.A., que desde 1890 opera en el ramo de la alimentacin y especialmente en el sector de las bebidas en el que ocupa una significativa cuota de mercado en el sector de vinos y zumos. Sus zumos y vinos comercializados bajo la marca "DON SIMON", son muy conocidos en el mercado español, por lo que esa marca que debe considerarse renombrada en ese mercado.

Esa entidad es titular registral de marcas en España consistentes en la denominacin "DON SIMON", en veintiocho Clases del Nomencltor Internacional. En su escrito de demanda aporta copias del Boletn Oficial de la Propiedad Industrial sobre solicitud y concesin de nueve de ellas (Anexo C), en las Clases 5, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 y 42. Posteriormente, con fecha 17 de mayo ha remitido certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre las marcas con denominacin "DON SIMON" nmeros 1.105.214/7 (Clase 32, para mostos, cervezas, zumos de frutas, gaseosas, limonadas, naranjadas y otras bebidas no alcohlicas y jarabes para hacer bebidas, solicitada el 14 de mayo de 1985, y concedida el 5 de febrero de 1986); n 1.811.700/7 (Clase 25, para vestidos y sombrerera, solicitada el 25 de marzo de 1994, y concedida el 12 de febrero de 1997), y n 1.811.707/4 (Clase 33, para bebidas alcohlicas, excepto cervezas, solicitada el 25 de marzo de 1994, y concedida el 5 de julio de 1996).

4.2 La demandada es una persona fsica, Dña. M Jos Cataln Fras, de nacionalidad española.

La demandada registr a su nombre el Nombre de dominio donsimon.com a travs de la entidad de registro Network Solutions, Inc., cuya direccin en Internet es Resolution@netsol.com.

5.1 Demandante

La demandante afirma:

- que el nombre de dominio registrado por la Demandada "donsimon.com" es idntico a las marcas de la demandante que con la denominacin "DON SIMON" tiene inscritas en clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 15, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41 del Nomencltor Internacional, marcas de gran notoriedad y prestigio para los zumos y vinos que comercializa la demandante.

- que la Demandada carece de derechos legtimos sobre el nombre de dominio "donsimon.com".

- que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

5.2 Demandada

La demandada ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

- que el nombre de dominio "donsimon.com" no es idntico a la marca "DON SIMON" y, por ello, no crea confusin con respecto a ninguna marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos, especialmente porque el nombre de dominio no hace referencia a ningn tipo de productos, sean stos zumos, bebidas o vinos.

- que la propia demandada demuestra que el nombre de dominio no es idntico a su marca puesto que la demandante o un representante de sta tiene registrado el nombre de dominio "DON-SIMON.COM" segn aparece en las bsquedas realizadas en la base de datos Whois del Registrador Network Solutions

- que el motivo que llev a la demandante a reservar el nombre de dominio fue el conocimiento de un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon. Pero que el distanciamiento con esa persona y el paso del tiempo ha llevado a la demandada a no hacer nunca uso del nombre de dominio.

- que la demandada no registr ni est haciendo uso de ninguna marca de dominio registrada anterior ni actualmente por el demandante, y casi ms bien parece que quiere darse por parte de ste, un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

- que en ningn caso ha existido, segn especifica el Prrafo 4.a) ii) del Reglamento: "intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestin con nimo de lucro", debido a que el dominio nunca ha estado activo y siempre ha mostrado la frase estndar del proveedor de servicios "Future Web Site of: donsimon.com" (Futuro Sitio Web de: donsimom.com). Adems, no ha habido intento alguno de negociar con el dominio, lo cual prueba que no se ha registrado de mala fe.

- que la demandada ha recibido una propuesta con relacin al nombre de dominio de una entidad norteamericana denominada Don Simon Homes.

- que las pretensiones de la demandante no cumplen los requisitos del Reglamento y del Reglamento Adicional en cuanto no prueban ni confusin, ni falta de legtimo inters, ni mala fe en el registro o el uso del referido nombre de dominio.

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn nacionalidad y domicilio españoles del demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la poltica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

6.2 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la poltica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas DON SIMON que estn inscritas y que adems gozan de renombre en el mercado español.

Es evidente que entre el nombre de dominio donsimom.com y la marca "DON SIMON" hay no slo una semejanza que induce a confusin, sino que realmente existe identidad entre ambas denominaciones.

Como se declar en el caso n 2000-0098 el hecho de que en el nombre de dominio se haya suprimido el espacio entre los trminos "don" y "simon" (en aquel caso se haba suprimido el espacio entre Baby y Dior) es irrelevante tanto para los consumidores como para los empresarios y para los usuarios de Internet y los programas de bsqueda.

Por otra parte la comparacin segn establece el artculo 4.a (i) de la Poltia Uniforme debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir en la comparacin los productos o servicios para los que la marca est concedida. Y en este caso es evidente que la marca tal como est concedida protege la denominacin "DON SIMON".

El hecho de que la demandante o un representante suyo haya registrado el nombre de domino don-simon.com no afecta para nada al hecho de que el nombre de dominio donsimon.com sea idntico a la marca "DON SIMON".

6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legtimos por parte de la demandada titular del nombre de dominio.

La demandada no alega en absoluto ninguna justificacin en la que pueda fundamentar que tenga algn tipo de derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio.

La alegacin segn la cual registr el nombre de dominio por el conocimiento que tuvo de un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon no es aceptable desde ningn punto de vista como justificacin de ningn inters legtimo.

La Poltica Uniforme permite en el artculo 4.c que se invoque como fundamento de un inters legtimo el hecho de que el demandado haya sido l mismo conocido por el nombre de dominio que registra; pero en ningn caso permite que se invoque como base de inters legtimo el hecho de registrar el nombre de un tercera persona sin su autorizacin. Por lo dems en este caso no se aporta absolutamente ninguna referencia que permita identificar a esa persona, y tampoco se aporta, como es obvio, ninguna autorizacin suya.

Es ms la propia demandada viene a reconocer su falta de inters legtimo, cuando manifiesta en el epgrafe correspondiente que "el distanciamiento con esta persona y el paso del tiempo me llev a no hacer nunca uso de tal nombre de dominio".

Hay que señalar asmismo que la demandada, al no manifestar de ninguna manera con qu finalidad registr el nombre de dominio hace imposible considerar que pudiera tener algn tipo de inters legtimo en el mismo.

6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto, como ya se ha expresado anteriormente, que la marca "DON SIMON" es renombrada en el mercado español, esto es, es conocida con carcter general por el gran pblico. Por consiguiente hay una base slida para considerar que la demandada, que vive adems en la misma Comunidad Autnoma de Murcia de la demandante tena perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio. Siendo esto as, y faltando todo inters legtimo para ese registro no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo con mala fe.

Hay que plantearse adems si tambin ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Poltica Uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relacin importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inters legtimo, es difcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin inters legtimo, lo estar usando de mala fe, puesto que asumir una solucin distinta sera absolutamente contradictorio. Quien acta de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar de mala fe,porque la mala fe se vincula al conocimiento que tena en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legtima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podran darse en otros supuestos. Pinsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que an cuando el registro se hizo de mala fe, despus de ha transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legtimos.

Aplicando estos criterios al caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que la demandada est haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningn inters legtimo que justifique ni el registro ni ningn uso previsible. Es ms la demandada ni siquiera alega algn tipo de actividad para la que podra ser aplicado el nombre de dominio.

Alega la demandada que como no usa el nombre de dominio no puede considerarse que est haciendo un uso de mala fe. Pero este planteamiento no es aceptable. En primer trmino es significativo que en la Poltica Uniforme, en el artculo 4.c no se incluya como posible defensa del demandado la demostracin de que no est usando el nombre de dominio. Y es lgico que esa defensa no se prevea como admisible. Porque hay que reconocer que no tiene sentido y es ilgico registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa, sera una va utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despus vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Bastara con hacer el registro, no hacer ningn uso del nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Hay que considerar por tanto que el no uso del nombre de dominio para hacer alguna oferta de bienes o servicios en la pgina web constituye sin embargo una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. As se declar ya en el caso n D2000-0022.

Y por supuesto este registro y actuacin de mala fe por parte de la demandada no se ve afectado en absoluto por el hecho de que una entidad nortemericana con un nombre similar, pero respecto de la cual no se ha demostrado que sea titular de marca ninguna, se haya interesado al parecer por los planes que pudiera tener la demandada sobre su nombre de dominio.

7. Decisin

En base a toda la la fundamentacin anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artculo 4.apartado a de la Poltica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artculo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio donsimon.com sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

26 de mayo de 2000