Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

Las partes

1.1.- Demandante: Banco Español de Crdito, S.A., con domicilio social en Gran Va de Hotaleza n 3, 28003 - Madrid - España.

1.2.- Demandado: D. Miguel Duarte Pery Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, residente en Madrid, calle Baslica n 15, 28020, que ha actuado hasta el 9 de Marzo representado a travs del Abogado D. Julin Plaza Garca.

El Nombre de Dominio y el Registro

2.1.- La demanda tiene como objeto dos nombres de dominio, BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

2.- La entidad registradora de ambos nombres es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

Inter procedimental

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", segn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Poltica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el da 27 de Enero de 2000, completndose las deficiencias observadas por el Centro de Arbitraje mediante nueva versin corregida de la demanda remitida el 7 de Febrero.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo electrnico a la entidad registradora y al demandado, quien contest a la demanda con fecha 28 de Febrero de 2000.

3.3.- Con fecha 3 de Marzo, de acuerdo con la peticin del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design a Luis H. de Larramendi como panelista, hacindole llegar el siguiente da 6 de Marzo copia completa de la documentacin.

3.4.- Con fecha 9 de Marzo el Abogado D. Julin Plaza Garca ha renunciado a la representacin de D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, demandado en el procedimiento, y a continuar la defensa del caso D-2000-0018.

Antecedentes de hecho

4.1.- El demandante, Banco Español de Crdito, S.A., aparece fundado en 1902, segn resulta de la escritura de apoderamiento otorgada a favor de D Elena Nuevo Cuadrillero, que se acompaña como documento n 1.

Esa entidad es titular registral de marcas en España, en el territorio de la Comunidad Europea, y en los Estados Unidos de Amrica, consistentes en la denominacin BANESTO, sola o acompañada de un logotipo para diversos productos y servicios, con antigüedad desde el 18 de Marzo de 1966, segn resulta de los documentos acompañados a la demanda bajo los nmero 5 13.

Entre esas marcas de que es titular El Banco Español de Crdito es preciso hacer notar, a los efectos de este procedimiento, su registro español de marca 1.657.948 BANESTO (grfica), con antigüedad del 26 de Septiembre de 1991, y protegido para "servicios de comunicaciones", en la clase 38 del Nomencltor Internacional.

El Banco Español de Crdito, S.A. es titular del nombre de dominio territorial BANESTO.ES, desde el que tiene la marca BANESTO presencia en la red. Documentos 14 20 de la demanda.

4.2.- El demandado es una persona fsica, D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, con permiso de residencia en España.

El demandado admite el prestigio e implantacin de la marca BANESTO en el mercado (pgina 6 lnea primera de la demanda).

Existe una comunicacin con el IPS AZC.COM para alojar la pgina BANESTO.ORG fechada el 25 de Febrero de 2000.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener tambin en cuenta los siguientes hechos:

- Quien accede a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET se encuentra con la pgina principal del dominio REGISTER.COM, que es la entidad citada como contacto administrativo por el demandado en el registro de sus nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET. Documento 4 de la demanda.

- En dicha pgina principal de REGISTER.COM se ofrecen los servicios de "venta de nombres de dominio". Documento 4 de la demanda.

- Los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET fueron registrados con fecha 14 de Junio de 1998 (documentos 2 y 3 de la demanda).

5.1. Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idntico a una marca y nombre notoriamente usado por el demandante,

- que El Banco Español de Crdito es conocido habitualmente en su actuacin mercantil bajo la denominacin BANESTO.

- que El Banco Español de Crdito es una de las principales entidades financieras españolas, y su nombre contrado y marca BANESTO gozan de renombre general y notoriedad sectorial en España,

- que la presencia de El Banco Español de Crdito, S.A. en la red Internet, desde la direccin BANESTO.ES, tiene especial relevancia, as como sus actividades mercantiles vinculadas al comercio electrnico

- que el demandado no tiene ningn inters legtimo ni ningn tipo de derecho en relacin con los nombres de dominio en debate, y

- que el demandado ha registrado y usado esos nombres de dominio de mala fe.

El demandante solicita la transferencia a su favor de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

5.2. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:

- que aunque los nombres "son semejantes", el grado de discernimiento de un usuario de Internet es superior a la media,

- que debe respetarse el hecho de haber sido primero en el tiempo en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET,

- que el empleo de los nombres de dominio en la red BANESTO.ORG y BANESTO.NET "no supone" un descrdito del buen nombre de la marca BANESTO, toda vez que el contenido de los nombres de dominio "no contendr" ningn aspecto que atente a la imagen de dicha marca,

- que la finalidad de los nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET no es de inters comercial alguno, lo que excluye la posible induccin a error a terceros,

- que el registro de esos dominios no puede considerarse un acto de competencia desleal por falta de fines concurrenciales.

El demandante solicita que se desestime la demanda y se decrete la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET por D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.

6.1.- Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la poltica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la poltica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1.- Anlisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

No ofrece ninguna duda que la marca BANESTO y los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, ofrecen, eliminada de la comparacin la partcula correspondiente al nivel superior de dominio genrico de cada caso ("org" y "net"), una absoluta identidad.

Dcese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Aunque entre las marcas invocadas por el Banco Español de Crdito, S.A. existen algunas que contienen junto con la denominacin BANESTO algunos elementos de diseño, debe precisarse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningn tipo de elemento grfico, la identidad existe siempre que las denominaciones as lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.

6.2.2.- Anlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legtimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestin se observa que el demandado:

- no expresa ninguna razn por la que haya decidido adoptar el dominio BANESTO, bajo las terminaciones ".ORG" y ".NET", en lugar de cualquier otra denominacin,

- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominacin,

- afirma conocer la reputada marca BANESTO.

La consideracin conjunta de esos tres factores determinan claramente la falta de un legtimo inters en los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

An cuando el demandado no acredita su legtimo inters, y por lo tanto acepta la falta de tal legtimo inters esgrimida por el demandante, alega sobre su derecho, conforme a la Legislacin española, para usar los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET invocando la Ley de Marcas española de 10 de Noviembre de 1988, y la Ley de Competencia Desleal española de 10 de Enero de 1991.

An siendo el panel de la opinin de que la falta de inters legtimo en el uso de un nombre de dominio es cosa distinta del derecho del titular de una marca o de un partcipe en el mercado a impedir una conducta determinada de un tercero, procede realizar las siguientes manifestaciones:

- El nico inters legtimo que esgrime el demandado sobre los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, es el que deriva, precisamente, de haber registrado tales nombres de dominio, lo que implica hacer supuesto de la cuestin.

- El artculo 30 de la Ley de Marcas, en consonancia con el apartado 2 d) del artculo 31 de ese texto legal, otorga al titular de una marca el derecho exclusivo para utilizar la misma a efectos publicitarios, y para impedir que otros hagan lo mismo.

- La presencia en la red de un nombre de dominio es, "per se", una presencia pblica.

- La presencia en la red Internet de un nombre de dominio, y de un contenido bajo ese nombre de dominio, supone un servicio de comunicacin, y esos servicios, gratuitos u onerosos, constituyen el objeto preciso de la proteccin del registro de marca n 1.657.948 BANESTO (grfica) clase 38.

- El artculo 34.3 d) del Anteproyecto de la Ley de Marcas español, tal y como se divulg el 8 de Noviembre de 1999, tras su insercin en la pgina web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM.ES, establece que podr prohibirse, en especial:

"Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicacin telemticas y, en particular, como nombre de dominio".

- En cuanto a la esgrimida falta del derecho a impedir el uso de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Competencia Desleal, por falta de finalidad concurrencial a que se refiere el artculo 2.1, es de tener en cuenta la presuncin de finalidad concurrencial que se contiene en el apartado 2 de ese mismo artculo.

En relacin con esa presuncin de finalidad concurrencial, que naturalmente es una presuncin "iuris tantum", la opinin de la doctrina española, "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de D. Jos Masager (Editorial Cvitas), en Madrid 1999, pgina 124, señala ..."de otro lado, la presuncin de finalidad concurrencial se ha formulado sin restriccin alguna desde un punto de vista subjetivo y, por tanto, vale tanto para los operadores econmicos profesionales, como para aqullos que intervienen en el mercado de forma espordica o para la satisfaccin de necesidades econmicas e individuales, as como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades cientficas, deportivas, caritativas..."

Nada existe en lo obrante en el expediente administrativo arbitral, que apoye las manifestaciones del demandado sobre la falta de objetivo concurrencial, no quedando, por tanto, destruida la presuncin existente, que hace que la adopcin de un nombre de dominio idntico a una marca notoria deba considerarse una prctica de competencia desleal, objetivamente contraria a la buena fe, que provoca confusin, que constituye imitacin, y que supone una explotacin de la reputacin ajena.

En su contestacin a la demanda el demandado no ofrece ningn dato relativo a su profesin, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningn otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no concurrencial.

6.2.3.- Anlisis de la existencia o no de mala fe en el registro de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y anlisis de la existencia o no de uso de mala fe de esos nombres de dominio.

En las decisiones arbitrales ya dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI se ha analizado, desde el primer caso decidido, D99-001, si el prrafo 4 (a) (iii) de la Poltica Uniforme considera uno o dos supuestos, y hace preciso, por tanto, la concurrencia de mala fe en el registro y tambin un uso de mala fe, para que la poltica uniforme pueda ser aplicada.

En la interpretacin de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algn requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar tambin con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del prrafo 4 a) (iii) de la "Poltica Uniforme".

En ese sentido, sin establecer en lneas generales, la decisin D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atencin especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfaccin bajo la "Poltica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuacin (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideracin de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Cdigo Civil, artculo 1282, establece que para juzgar de la intencin de los contratantes (en este caso de las partes)... "deber atender principalmente a los actos de stos, coetneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideracin de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisicin del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

De esa lnea de interpretacin podra y debera seguirse que lo nico que enervara la apreciacin de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, sera:

- o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o

- una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestin, slo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil.

Igualmente es de tener en cuenta la especial consideracin de que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artculo 6-bis del Convenio General de la Unin de Pars, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artculos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en España.

Asimismo hay que tener en cuenta los estudios realizados por la OMPI, y ofrecidos a ICANN el 30 de Abril de 1999, (Informe final de la OMPI sobre proceso relativo a los nombres de dominio de Internet) con sus consideraciones sobre el problema de la notoriedad, las marcas famosas y las notoriamente conocidas, sin dejar de valorar el anlisis interno que ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, realiza sobre el problema de las marcas famosas, que en su reunin del 10 de Marzo en El Cairo acord solicitar a la OMPI la elaboracin de una lista de marcas globalmente famosas.

Aplicando esas consideraciones al caso de referencia, se advierte que:

- el demandante prueba la existencia de su marca BANESTO, acredita la presencia de su marca BANESTO, y de un dominio equivalente bajo terminacin territorial BANESTO.ES en la red, e igualmente prueba la notoriedad y antigüedad de la denominacin BANESTO, bajo la que de hecho es conocida. y

- el demandado reconoce saber de la existencia de la marca BANESTO, y de su notoriedad, y no aduce ninguna razn -independientemente de que fuera o no verosmil- sobre el motivo que le llev a registrar precisamente una denominacin coincidente con esa marca notoria que conoca.

Entre las circunstancias no limitativas que el artculo 4 b) de la Poltica Uniforme considera constitutivas de prueba del registro de mala fe, se encuentra en su apartado (ii) la de haber registrado el nombre de dominio para impedir al titular de la marca reflejar esa marca en el correspondiente nombre de dominio, siempre que el titular del nombre de dominio tenga una trayectoria de actuaciones equivalentes.

Es la opinin del panel la de que en el caso de marcas de alto renombre, condicin que se reconoce a BANESTO, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

Debe señalarse que ese especial grado de discernimiento de los usuarios de Internet, que invoca el demandado en su contestacin a la demanda, hace impensable que desconozca el grave problema que supone el registro de nombres de dominio equivalentes a marcas notorias por quienes no son los titulares de stas.

De lo anterior se desprende la acreditada mala fe del demandado en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

Al analizar la cuestin del uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET debe tenerse en cuenta que:

- Al acceder a las pginas correspondientes, se entra en la pgina principal de la firma REGISTER.COM, contacto tcnico de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

- Si bien es prctica no infrecuente de algunos servidores que albergan dominios inactivos el ofrecer en stos un escaparate de sus propias actividades, publicitndolas as, no es menos cierto que tal prctica puede ser impedida por el titular del dominio que, al no hacerlo as, consiente, y participa, por tanto, en ese uso, toda vez que, al acceder a las pginas BANESTO.ORG y BANESTO.NET, el usuario se encuentra con oferta de actividades comerciales lucrativas desde tales pginas.

- Es especialmente de notar el hecho de que en esas pginas a las que se accede a travs de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se hace referencia a la venta de nombres de dominio, ofrecindose incluso, cuando se accede a travs de sucesivos enlaces a otras pginas, la posibilidad de efectuar pujas sobre nombres de dominio.

- Es tambin de tener en cuenta el hecho de que la nica actuacin llevada a cabo por el demandado para dar a la pgina web BANESTO.ORG (no as a BANESTO.NET) de un contenido distinto, y en lnea con sus manifestaciones sobre lo que constitua el objetivo del registro de esos dominios, ha sido llevado a cabo el 24 de Febrero del año 2000, despus de recibida comunicacin de la demanda formulada por el Banco Español de Crdito, S.A., y slo tres das antes de contestar a sta.

- El demandado tampoco ofrece ninguna informacin sobre su trayectoria personal, profesional, cultural, que permita valorar la existencia de buena fe en su conducta, o en su pasividad en la tenencia de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y que apoye sus afirmaciones sobre un uso no comercial.

Teniendo en cuenta que el propio demandado reconoce el uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, solicitando al Centro de Arbitraje de la OMPI que se decrete ..."la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET a mi mandante, su actual titular", teniendo en cuenta igualmente la notoriedad de la marca BANESTO, el reconocimiento de esa circunstancia por el demandado, y de la previa noticia de la existencia de la marca BANESTO, y las circunstancias que se dan en relacin con el resultado de los intentos de acceder a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se considera probada la existencia de un uso de los mismos de mala fe.

Slo si se hubiera adoptado una poltica activa de no uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, en un caso en el que tales dominios reproducen una marca notoria y de alto renombre, o que el uso realizado, siempre que hubiera existido en el solicitante un inters legtimo o un derecho al uso de la denominacin, fuera de carcter no comercial ni atentatorio contra la marca BANESTO, se podra entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el prrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET sean transferidos al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista nico

18 de Marzo de 2000