Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Lagardere SCA contre Monsieur Omer Karahan

Litige n DTV2005-0004

1. Les parties

Le Requrant est Lagardere SCA, Paris, France, reprsent par MarkplusInternational, France.

Le Dfendeur est Monsieur Omer Karahan, Torcy, France.

2. Nom de domaine et unit d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <lagardere-groupe.tv>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine est enregistr est .tv Corporation International.

3. Rappel de la procdure

Une plainte a t dpose par Lagardere SCA auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le“Centre”) en date du 5dcembre2005.

En date du 6dcembre2005, le Centre a adress une requte l’unit d’enregistrement du nom de domaine litigieux, .tv Corporation International, aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par le Requrant. L’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige en date du 7dcembre2005.

Le Centre a vrifi que la plainte rpond bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs”), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprsdnommes les “Rgles d’application”), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, le 20dcembre2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse au Dfendeur. Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse tait le 9janvier2006. Le Dfendeur n’a fait parvenir aucune rponse. En date du 12janvier2006le Centre notifiait le dfaut du Dfendeur.

En date du 23janvier2006, le Centre nommait dans le prsent litige comme expert unique NathalieDreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. La Commission administrative a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7des Rgles d’application.

4. Les faits

Le Requrant est le propritaire de nombreuses marques LAGARDERE travers le monde dont notamment:

- enregistrement de marque communautaire LAGARDERE du 16octobre2000N1.905.371en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42;

- enregistrement de marque communautaire semi figurative LAGARDERE du 13janvier2004N3.608.429 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;

- enregistrement de marque franaise LAGARDERE N00/3.022.767 du 13avril2000en classes 9, 16, 35, 38, 41;

- enregistrement de marque internationale LAGARDERE 97679894 du 28mai1997en classes 35, 36;

- enregistrement de marque internationale LAGARDERE N751.186du 18octobre2000en classes 9, 16, 35, 38, 41pour couvrir l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Portugal;

- enregistrement de marque amricaine LAGARDERE N2.726.360du 18octobre2000en classes 9, 16, 35, 38, 41;

- enregistrement de marque amricaine semi figurative LAGARDERE N2.376.420 du 30octobre1997en classes 35 et 36;

Le dfendeur a rserv le nom de domaine <lagardere-groupe.tv> en date de 22fvrier2005.

5. Argumentation des parties

A. Requrant

Le Requrant fonde sa plainte sur le fait que la marque LAGARDERE, dont il est titulaire, est reprise par le nom de domaine <largadere-groupe.tv>, l’ajout du terme “groupe” n’tant pas de nature carter le risque de confusion.

Par ailleurs, l’extension “.tv” qui l’origine correspond l’extension des Iles Tuvalu ne permet pas de distinguer suffisamment les signes. Elle est de plus trs souvent prise dans le domaine de la communication et du multimdia o le Requrant est acteur important.

Le Requrant soutient galement que le Dfendeur n’a aucun droit lgitime sur la dnomination Lagardere quelque titre que ce soit, qu’il n’est pas connu sous cette dnomination et qu’il ne l’a jamais utilise auparavant avec une offre de bonne foi. Enfin, il ne bnficie pas d’une licence du Requrant sur cette marque.

Afin de dmontrer l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi, le Requrant fonde son argumentation sur deux points:

- Le nom de domaine a t enregistr aux fins de le vendre dans la mesure o le Dfendeur avait demand une somme d’argent plusieurs reprises.

- Le Dfendeur ne pouvait ignorer la notorit de la marque LAGARDERE et le fait de rserver le nom de domaine contest empche le titulaire de la marque d’enregistrer ce nom de domaine.

B. Dfendeur

Le Dfendeur n’a pas prsent d’observations dans le cadre de la prsente procdure. Il est en consquence dfaillant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe15(a) des Rgles d’application, “la Commission statue sur la plainte au vu des critures et des pices qui lui ont t soumises et conformment aux Principes directeurs, aux prsentes Rgles et tout Principe ou Rgle de droit qu’elle juge applicable”.

Par ailleurs, le paragraphe4(a) des Principes directeurs impose au Requrant de prouver cumulativement que :

(a) le nom de domaine du Dfendeur est identique ou semblable au point de prter confusion une marque de produit ou de service sur laquelle le Requrant a des droits; et

(b) le Dfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intrt lgitime qui s’y rattache; et

(c) le nom de domaine a t enregistr et est utilis de mauvaise foi.

En consquence, il convient de rpondre chacune des trois conditions prvues par le paragraphe4(a) des Principes directeurs.

A titre prliminaire, la commission souhaite traiter la question de la langue de procdure:

Il apparat que le requrant a dpos la plainte en langue franaise.

Conformment aux dispositions du paragraphe 11des rgles d’application, sauf convention contraire, la langue de procdure est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine. Toutefois, la commission peut en dcider autrement compte tenu des circonstances. Dans un tel cas, la commission doit faire son choix dans un esprit d’quit et de justice entre les parties (Easygroup IP Licensing Limited c. AHN, Litige OMPI No. D2005-0949), en prenant en considration toutes les circonstances, notamment la connaissance linguistique des parties (voir Casio Co., Ltd c. Taizhou Kaixuan Entertainment Co., Ltd., Litige OMPI No. D2005-0870), le temps et le cot d’une ventuelle traduction (Auchan c. Oushang Chaoshi, Litige OMPI No.D2005-0407).

En outre, la langue du site Internet vers lequel pointe le nom de domaine litigieux est un lment important qui peut guider la commission dans sa dcision, notamment, puisque cela signifie que le Dfendeur matrise a priori cette langue (Volvo Trademark Holding AB c. SooKwan Park, Litige OMPI No.D2005-0448), (Easygroup IP Licensing Limited c. AHN, Litige OMPI No.D2005-0949).

Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux tant en anglais, la langue de procdure devrait tre a priori l’anglais.

Cependant, il apparat que le Requrant et le Dfendeur rsident tous les deux en France, (voir Madame Agns Troubl c. Monsieur Jacques Chene Litige OMPI No.D2005-0194) et que les correspondances entre les deux parties ont t effectues en langue franaise.

En outre, le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet rdig en langue franaise. Par consquent, le Dfendeur possde vraisemblablement une connaissance suffisante de cette langue. Ds lors, la commission estime qu’il est inutile de demander au Requrant de traduire les documents rdigs en franais dans la mesure o cela peut impliquer des frais injustifis (Groupe Industriel Marcel Dassault et Dassault Aviation c. Mr. Minwoo Park Litige OMPI ND2003-0989).

Selon le paragraphe 11des rgles d’application, compte tenu des circonstances prcites, et considrant que le Dfendeur n’a mis aucune rserve quant au choix de la langue, la commission dsigne la langue franaise comme langue de procdure.

A. Identit ou similitude prtant confusion

Il ressort des lments communiqus la commission que le Requrant est titulaire de la marque LAGARDERE ainsi que de plusieurs autres marques incluant le terme Lagardere.

Le nom de domaine litigieux est compos de deux termes: Lagardere et Groupe, “groupe” tant un terme descriptif.

Or, il est admis que l’ajout d’un terme descriptif une marque n’est pas suffisant pour carter le risque de confusion (Auchan c. Oushang Chaoshi, Litige OMPI No. D2005-0407).

En outre, la socit du Requrant possde de nombreuses filiales de par le monde, et souvent le terme Groupe Lagardre est utilis pour dsigner la socit et ses filiales. Ceci peut donc accrotre le risque de confusion avec le nom de domaine litigieux. Ds lors, l’ajout du terme descriptif “groupe” n’est pas de nature carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en prsence.

Par ailleurs, l’extension “.tv” qui correspond l’origine aux les Tuvalu est trs utilise dans le domaine des mdia, domaine qui correspond l’une des activits principales de la socit Lagardre.

En consquence, la Commission considre que le nom de domaine <lagardere-groupe.tv> est similaire la marque LAGARDERE dtenue et exploite par le Requrant, au point de prter une confusion avec celle-ci au sens du paragraphe4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou lgitimes intrts

Dans la mesure o le Dfendeur n’a pas rpondu la plainte forme contre lui, il n’a donc apport la Commission aucun lment qui dmontrerait ses droits o son intrt lgitime sur le nom de domaine litigieux (Sydney Airport Corporation Limited c. John Crilly, Litige OMPI No.D2005-0989).

Conformment aux dispositions du paragraphe14(a)(b) des Rgles d’Application, la Commission statue donc au vu des seuls lments qui lui ont t transmis par le Requrant.

Il ressort des lments communiqus la commission que le Dfendeur n’a pas obtenu, ni mme sollicit une quelconque autorisation du Requrant pour exploiter, titre de nom de domaine, la marque LAGARDERE, ce que le Dfendeur n’a pas contest.

En consquence, la Commission considre que le Dfendeur n’a aucun droit ou intrt lgitime sur le nom de domaine <lagardere-groupe.tv> au sens du paragraphe4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requrant allgue que le Dfendeur lui aurait demand une somme d’argent plusieurs reprises, ce qui dmontrerait la mauvaise foi du Dfendeur.

Il est admis que le fait de demander une somme d’argent peut ne pas tre tout seul un lment suffisant pour dmontrer la mauvaise foi du Dfendeur (Tvist Giyim Sanayi Pazarlama Ve Ticaret A.S. c. Machka Company C/O Yenidnya,Yasin, Litige OMPI No. D2005-0957).

Cependant, il ressort des lments du dossier que le Dfendeur avait propos soit la vente, soit la location du nom de domaine litigieux. La proposition de location dmontre que le Dfendeur avait l’intention de tirer profit de la rservation de ce nom de domaine et confirme en consquence sa mauvaise foi.

Par ailleurs, le Dfendeur a rserv un nom de domaine reproduisant quasiment l’identique, la marque LAGARDERE, laquelle connat une grande notorit.

Ds lors, le Dfendeur ne pouvait ignorer que la dnomination Lagardre tait enregistre en tant que marque ou qu’au moins cette dnomination ne pouvait tre librement utilise.

En outre, il ressort des correspondances effectues entre les parties que le Dfendeur avait mme connaissance de l’activit de la socit Lagardre: “je n’avais pas l’intention de commercialiser ce site dans le domaine de vos activit mais dans d’autre domaine commercial”.

Or, la rservation d’un nom de domaine reprenant une marque dont le rservataire ne pouvait ignorer qu’elle appartient un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi (Compagnie Gnrale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie c. Eurostatic Ltd., Litige OMPI NDFR2005-0013) (ACCOR c. Eurolinked Sarl, Litige OMPI nD2005-0861).

Dans ces conditions, la Commission considre que le nom de domaine a t enregistr de mauvaise foi.

La commission doit galement examiner si le nom de domaine a t utilis de mauvaise foi.

Il apparat que le nom de domaine contest pointe vers une page affichant les coordonnes du Dfendeur.

Il est acquis que la marque LAGARDERE jouit d’une grande notorit sur le plan national et international. En se rfrant aux intentions du Dfendeur de commercialiser le site vers lequel pointe le nom de domaine litigieux, il rsulte que le Dfendeur tentait de profiter de cette notorit. Il crait en effet, une confusion dans l’esprit du public, qui pouvait penser que ce nom de domaine appartenait au Requranten les dirigeant vers la page contenant les coordonnes du Dfendeur.

En outre, le fait de maintenir la rservation du nom de domaine litigieux prive le titulaire de la marque LAGARDERE de son droit lgitime d’enregistrer un nom de domaine correspondant sa marque.

En consquence, au vu des lments prcits, la Commission considre que le nom de domaine <lagardere-groupe.tv> a t enregistr et utilis de mauvaise foi au sens du paragraphe4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Dcision

Conformment aux conditions poses par l’article4(a) des Principes directeurs et 15des Rgles d’application, la Commission Administrative dcide en consquence le transfert du nom de domaine <lagardere-groupe.tv> au Requrant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Le 6fvrier2006