Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ROSA MONTERO GALLO v. GALILEO ASESORES S. L.

Caso No. D2000-1649

1. Las Partes.

El Demandante es Da. Rosa Montero Gallo, de nacionalidad española con domicilio en Edificio "El Pas", calle Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid, España (en adelante el "Demandante"). Acta en nombre del Demandante D. Miguel Ángel Rodrguez, en representacin de GOMEZ-ACEBO & POMBO, Abogados, con domicilio en Paseo de la Castellana n 164, 28046 Madrid, España (en adelante el "Representante del Demandante").

La Demandada es GALILEO ASESORES, S.L., con domicilio en C/ Fernndez de los Ros, 57 Bis, 1 Dcha, 28015, Madrid, España (en adelante el "Demandado"). Acta en nombre dla Demandada D. Vctor Manuel Rodrguez Martn, abogado, con domicilio en el mismo de su representada (en adelante el "Representante de la Demandada").

2. Nombre de dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es <rosamontero.com>. El registrador es Register.com, Inc. (en adelante el "Registrador") de New York, USA.

3. Historia Procesal

El Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante el "Centro") recibi la Demanda (en adelante la "Demanda") el 28 de noviembre de 2000 por correo electrnico y en copia firmada en papel. El 1 de diciembre de 2000, el Centro envi al Registrador un requerimiento de verificacin de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 8 de diciembre de 2000 mediante una verificacin registral (en adelante el "Informe del Registrador"). El Informe del Registrador confirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que la Demandada es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio est en estado "activo".

El Demandante realiz el pago de los aranceles requeridos.

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Poltica") y del Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el da 4 de Octubre de 1999, as como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el 13 de diciembre de 2000 el Centro envi al Demandado una notificacin de acuerdo al artculo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.

La Demandada remiti al Centro la Contestacin de Demanda (en adelante la "Contestacin") por correo electrnico el 29 de diciembre de 2000.

El 18 de Enero de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestacin de Aceptacin y Declaracin de Imparcialidad e Independencia, el Centro design al Sr. Antonio Mill como miembro nico de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notific a las partes de esa designacin.

4. Competencia respecto del Procedimiento Administrativo

Sostiene el Demandante que "la presente controversia entra propiamente dentro del mbito de la Poltica, y el grupo administrativo de expertos tiene competencia para resolver la controversia" puesto que "el acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio objeto de la presente demanda, incorpora la Poltica".

La demandada, por su parte, propone dos cuestiones previas:

a) Afirma que "la OMPI, se muestra competente nicamente en las cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" y haciendo mrito de que en el caso no se alega un registro marcario y disposiciones del derecho español en materia de marcas de comercio, niega tal competencia en el caso concreto por considerar "requisito imprescindible para la viabilidad de la demanda, acreditar, por cualquier medio admitido en derecho, la titularidad de marca, que adems, debe ser absolutamente coincidente, en todos sus trminos, con el dominio objeto de controversia".

b) Hace mrito de que en la lista de panelistas de nacionalidad española que tiene el Centro (Nota 1), figura Don Jos Carlos Erdozain, quien "pertenece segn consta en dicho documento al despacho Gmez Acebo y Pombo Abogados. De lo cual se deduce una estrecha relacin entre el referido despacho y la OMPI". Sobre tal base solicita que el Centro "se abstenga de conocer y resolver el presente caso, dado que su intervencin puede no ser objetiva, y en todo caso, se cernira una sombra de sospecha sobre la objetividad e imparcialidad de dicha resolucin" y recusa al Panel.

En estos trminos, la primera cuestin a resolver en el presente caso es la referente a la a la competencia del Panel y a la eventual existencia de causa para su excusacin o recusacin.

Atento lo que surge del Informe del Registrador, se partir de la base de que la Demandada obtuvo el uso del nombre de dominio en disputa merced al contrato que al efecto concert con el Registrador, el cual incluye las siguientes disposiciones:

1. Domain Name Registration, Administration, and Renewal Services

You acknowledge that you have read, understood and agree to be bound by all terms and conditions of ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "UDRP"), as amended from time to time, which is hereby incorporated and made a part of this Agreement by reference for all .com, .net and .org domain name registrations or renewals. ..

15. Suspension, Cancellation, Transfer or Modification

.. You further acknowledge and agree that your domain name registration is subject to suspension, cancellation, transfer or modification pursuant to the terms of any rules or policies applicable to your domain name registration, including, but not limited to (i) the UDRP, (ii) any ICANN adopted policy, (iii) any registrar (including register.com) or registry administrator procedures, or (iv) any other ccTLD registry administrator procedures. ..

Constituyen por tanto la Poltica y las Reglas el cuerpo de normas sustanciales y formales a las que se somete el presente Caso y las mismas resultan obligatorias para la Demandada como consecuencia de las obligaciones contractuales que voluntariamente asumiera respecto del Registrador (y por su intermedio respecto del ICANN). Esas reglas habilitan claramente la competencia de los proveedores de servicios de solucin de controversias (Nota 2) -entre los que se cuenta el Centro- para dirimir las disputas fundadas en la infraccin a los trminos de la Poltica y para actuar en casos que involucraran nombres de dominio registrados por intermedio de los Registradores acreditados como tales: la competencia del Centro (y consecuentemente del Panel) para actuar en el presente caso no puede por tanto ser puesta en duda (Nota 3). En cuanto a la supuesta reduccin de tal competencia a "cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" me remito a las consideraciones que en el captulo 5 de esta Decisin, "Los nombres y seudnimos como marcas de hecho" efectuar.

No mejor suerte correr la tacha intentada respecto de la imparcialidad del Centro y su habilidad para resolver el presente conflicto.

Los panelistas que integran la lista del Centro han sido seleccionados conforme las Reglas, en funcin de su especializacin profesional en materias de propiedad intelectual y su condicin de expertos acerca de los problemas jurdicos relativos a los nombres de dominio (Nota 4). Naturalmente, buena parte de estos expertos integran firmas legales activas en diferentes partes del mundo en cuestiones referentes a propiedad intelectual (Nota 5). Ni el Centro ni la OMPI reflejan en la seleccin de estos juristas especializados una conexin con las firmas jurdicas a las que los mismos pertenecen, cuyos diferentes miembros representan en casos judiciales y extrajudiciales una vasta clientela que eventualmente puede resultar parte en conflictos referentes a nombres de dominios y en consecuencia presentarse como demandante o demandado en procedimientos administrativos a resolverse bajo el sistema dispuesto por el ICANN.

Las Reglas se refieren en su art. 7. "Imparcialidad e independencia" a las condiciones de ecuanimidad que los proveedores debern asegurar a las partes en un proceso administrativo:

Todo miembro del grupo de expertos ser imparcial e independiente y, antes de aceptar su nombramiento, habr comunicado al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro. Si en algn momento del procedimiento administrativo surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicar inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor estar habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos.

Para cumplir el recaudo exigido por las Reglas y evitar cualquier infraccin a las severas normas ticas que rigen la profesin jurdica, el Centro requiere a cada panelista designado para intervenir en un caso expedir una "Declaracin de Imparcialidad e Independencia" declarando que "es independiente respecto de cada una de las partes, as como de los registradores interesados" y que "segn todas las informaciones de que dispone, no existen circunstancias o hechos pasados o presentes, o que podran surgir en el futuro inmediato, que deban ser divulgados debido a que, por su naturaleza, pudieran hacer dudar a cualquiera de las partes de su independencia". As como el Panelista ha emitido a su leal saber y entender tal declaracin en el presente Caso, es forzoso que su estimado colega D. Jos Carlos Erdozain lo haya hecho en aquellos en los que actu.

La figuracin en la lista de panelistas del Centro del nombre del colega D. Jos Carlos Erdozain, no es sino natural consecuencia de su prestigio personal y especializacin profesional y de manera alguna sugiere vnculos objetables entre el Centro y la firma Gmez Acebo y Pombo Abogados, de la que dicho panelista forma parte.

En consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta:

- que la aplicacin de la Poltica a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los trminos y condiciones que ste ltimo fija a los registrantes, voluntariamente aceptados por el Demandado;

- que la cuestin del Caso se refiere a una materia abarcada explcitamente por la Poltica; y

- que el Panelista se considera por completo independiente de las partes y del registrador involucrados en el caso y no halla motivo alguno para excusarse de cumplir su misin en este Procedimiento Administrativo;

el Panelista considera que rige la Poltica respecto de disputas relativas al nombre de dominio <rosamontero.com> y que tanto el Centro como el Panelista tienen competencia para resolver este Caso, por lo que procede a continuacin a considerarlo y resolverlo.

5. Idioma del procedimiento

El Demandante present la Demanda en idioma español y la Demandada la contest en el mismo idioma. Ninguna de las partes solicit expresamente que el idioma del procedimiento fuera el español. Conforme el artculo 11 de las Reglas:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo ser el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolucin, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta el idioma en que fueron redactadas la Demanda y la Contestacin y por tener las partes domicilio en territorio de España, el Panelista decidi que el idioma del procedimiento administrativo ser el español y dictar la presente decisin en dicho idioma.

6. Los nombres y seudnimos como marcas de hecho

La Demandante recuerda en la Demanda los muchos y buenos ttulos que posee al reconocimiento de su condicin de autor, as como la extensin de su obra y los reconocimientos formales que la misma ha merecido. La Demandada no discute esos hechos sino que indirectamente los confirma al declarar que registr el nombre de dominio en disputa como parte de un esfuerzo de defensa y difusin de "la cultura hispana en relacin con la Literatura y la Msica. En materia literaria, cubriendo todos los autores clsicos y contemporneos".

La Demanda se basa sobre el derecho de la Demandante a utilizar con exclusividad su nombre civil y artstico como un identificador comercial y a oponerse a que otros hagan el mismo uso, o sea al ejercicio de la exclusividad sobre una "marca de hecho" o marca no registrada. No existiendo hechos controvertidos, la cuestin planteada al respecto resulta de puro derecho y consiste en si el nombre civil o seudnimo artstico o deportivo que identifican profesionalmente a creadores intelectuales y figuras del espectculo o el deporte constituyen o no marcas "de hecho" y por tanto se encuentran involucradas en el concepto "marca" tal como el mismo se utiliza en las Polticas. El Panelista considera necesario entrar en esa cuestin antes de pasar al examen de los argumentos de las partes y al anlisis del Caso.

6.1 Materia cubierta por las Polticas.

Lo primero a determinar es cules son los conflictos que la Poltica somete a resolucin por medio del Procedimiento Administrativo.

6.1.1 Conflictos referentes a Marcas

Es claro y evidente que, a pesar del extenso debate acerca de la manera de resolver mediante procedimientos alternativos las disputas originadas en el registro abusivo de nombres de dominio, la Poltica no confi al "Procedimiento administrativo" la resolucin de cualquier tipo de infracciones sino que se limit a hacerlo respecto de aquellas relacionadas a la confusin de los usuarios de Internet al registrarse como nombre de dominio uno idntico o similar a una marca sobre la que un tercero tiene derechos. As lo estipula el art. 4:

4. Procedimiento administrativo obligatorio.

a. Controversias aplicables. Usted estar obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que

i) usted posee un nombre de dominio idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Para interpretar el sentido del verbo "crear confusin", deberemos tomar en cuenta el marco de buena fe exigido a quienes solicitan registro de nombre de dominio por el art. 2 de la Poltica:

2. Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservacin o renovacin de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio con fines ilcitos y d) no utilizar a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislacin o reglamento aplicables. A usted le corresponder determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

Los deberes contractuales de informacin y buena fe del registrante obligan a ste a ser especialmente puntilloso en el respeto de los "derechos de un tercero" y abstenerse de utilizar un nombre de dominio que de alguna manera pueda llevar a engaño a los usuarios de Internet hacindoles suponer que el registrante tiene alguna relacin con el tercero que se distingue ante el mercado mediante el uso de una marca determinada.

Cualquier otro tipo de controversias, que no se originen en la creacin de confusin entre un nombre de dominio y una marca, quedan expresamente excluidas del "Procedimiento administrativo obligatorio" y se mantienen en la rbita de los medios extrajudiciales y judiciales de resolucin de conflictos ajenos al ICANN. As lo establece expresamente el art. 5 de la Poltica:

Otro tipo de controversias y litigios. Las dems controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del prrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se resolvern entre usted y dicha parte mediante una accin ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible.

6.1.2 Conflictos referentes a marcas no registradas

Toca ahora interpretar el sentido que la Poltica asigna a la expresin "marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", materia sobre la que una abundante y unnime jurisprudencia de los paneles administrativos se ha expedido favoreciendo una interpretacin amplia. Tal amplitud tiene que ver con el espritu de la Poltica, que se dirige a prevenir las disfuncionalidades que pudieran introducir en el sistema de nombres de dominio quienes sin nimo de utilizarlos para su funcin natural como herramienta de identificacin en Internet usaran prcticas desleales dirigidas a "crear confusin" en los usuarios de la Red para obtener su propio beneficio y/o para causar perjuicio al titular de derechos sobre la marca mediante su registro abusivo.

Ya en etapas previas a la instalacin del ICANN como entidad rectora del sistema de nombres de dominio se haba subrayado la injusticia de asignar prioridades diferentes a quienes usaran una marca para distinguirse ante el mercado respecto de quienes las registraran, usndolas o no. As se dijo:

A trademark registration does not confer trademark rights in the U.S. and certain other countries, but rather merely constitutes rebuttable evidence of those rights. In the U.S., substantive trademark rights arise from actual use as a trademark. Accordingly, the current policy will sometimes accord unjust advantage to the prior registrant over the prior user who may have superior rights. This is unfair (Nota 6).

Y cuando se discutieron y organizaron las principios doctrinarios sobre las cuales se basara enseguida la Poltica, deca el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (http://wipo2.wipo.int):

168. La OMPI est persuadida de la conveniencia de proceder con firmeza pero con precaucin y de abordar, en la primera etapa, los problemas que, segn el parecer general, necesitan ser solucionados. Es un hecho asombroso que en todas las 17 reuniones de consulta celebradas en todo el mundo durante el Proceso de la OMPI, todos los participantes convinieron en que la "ciberocupacin" es una prctica errnea. Revierte en inters de todos, incluida la eficacia de las relaciones econmicas, el evitar la confusin del consumidor, la proteccin de los consumidores contra el fraude, la credibilidad del sistema de nombres de dominio y la proteccin de los derechos de propiedad intelectual, que se suprima la prctica del registro abusivo y deliberado de los nombres de dominio. Existen pruebas de que esta prctica se extiende al abuso de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de producto y de servicio, pero la OMPI considera que es prematuro ampliar en esta etapa la nocin de registro abusivo ms all de la violacin de marcas de producto y de servicio. Cuando se haya adquirido experiencia en el funcionamiento del procedimiento administrativo y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus problemas, si los hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podr volver a examinarse la cuestin de extender la nocin de registro abusivo a otros derechos de propiedad intelectual.

Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Poltica aluden a "marca" en el sentido genrico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro smbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, as como a sus orgenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del pblico diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como institucin del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar "que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad" y "anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes" (Nota 7).

La Poltica de ninguna manera se hace referencia a "marcas registradas" ni a cualquier otro ttulo derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido comn, la decisin dictada en el caso AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambiguedad utilizado por la Poltica se dirige a excluir el requerimiento de registro (Nota 8): el Panelista comparte este razonamiento y la interpretacin que de l deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho (Nota 9)) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte (Nota 10).

Un importante nmero de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos proveedores de servicios de solucin de controversias (se revisaron adems de las producidas por el Centro resoluciones dictadas por los grupos de expertos actuantes para eResolution y para The National Arbitration Forum) se pronuncia por la proteccin de las marcas de hecho. Cito entre ellas:

- Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D 2000-0014 and 2000-0015 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0014-15.html

- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0131.html

- Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd Case No. D2000-0210 -https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0210.html

- Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235 -https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0235.html

- Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith Case No. D2000-0299 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0299.html

- Experience Hendrix, L.L.C. v. Denny Hammerton and The Jimi Hendrix Fan Club Case No. D2000-0364 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0364.html

- Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0402.html

- Rita Rudner v. Internetco Corp. Case No. D2000-0581 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0581.html

- Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan Case No. D2000-0596 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0596.html

- Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images Productions, et al. Case No. D2000-0598 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0598.html

- Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0658.html

- Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises Case No. D2000 0661 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0661.html

- Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0673.html

- VBW-Kulturmanagement und Veranstaltungsges. M.B.H v Ohanessian M . Case No D2000-0675 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0675.html

- Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0867.html

- Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions Case No. D2000-0880 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0880.html

- Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D 2000 - 1068 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1068.html

- David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla Case No. D2000-1459 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1459.html

- Marty Rodriguez Real Estate, Inc. v. Lancaster Industries Case No. D2000-1468 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1468.html

- MPL Communications Limited v. Denny Hammerton Claim Number: FA0009000095633 - http://www.arbforum.com/domains/

- CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641 - http://www.arbforum.com/domains/

- CMG Worldwide, Inc. v Steve Gregory Claim Number: FA0009000095645 - http://www.arbforum.com/domains/

- Cedar Trade Associates, Inc., vs. Gregg Ricks FA0002000093633 -http://www.arbforum.com/domains/

- Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm

- Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0187.htm

- Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0250.htm

Buena parte de estas decisiones se refieren a marcas de hecho constituidas por nombres de personas que ejercitan alguna actividad dirigida al mercado, entre estas marcas:

- Nombres de artistas intrpretes musicales o audiovisuales;

- Nombres de artistas de variedades que intervienen en programas difundidos por organismos de radiodifusin;

- Nombres de autores de obras literarias o artsticas:

- Nombres de hombres o mujeres de negocios;

- Nombres de deportistas.

La misma tutela se otorg a nombres considerados como common law trademarks en decisiones dictadas por tribunales de justicia en los Estados Unidos de Amrica:

- Edgar Online, Inc. v. Dan Parisi , Civ. No. 99-2288 (D.N.J., June 4, 1999).

- Jews for Jesus v. Steven C. Brodsky , 993 F. Supp. 282 (D.N.J. Mar. 6, 1998) aff'd. 159 F. 3d 1351 (3d Cir. 1998)(D.N.J. Mar. 6, 1998).

- The New York Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc. , 79 F.Supp. 2d 331 1999 U.S. Dist. Lexis 18543 (S.D. N.Y. Dec. 2, 1999).

- Archdiocese of St. Louis, et al. v. Internet Entertainment Group, Inc. , Case No. 4:99CV27SNL, 1999 U.S. Dist. Lexis 1508 (E.D. Mo., Feb. 12, 1999).

Y tambin en Francia:

- Mme Liliane Bettencourt / La socit Milleniumsabure - Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de rfr du 29 juin 2000 (Nota 11).

En cuanto a la aplicacin de los principios de la legislacin española que tanto el Demandante como la Demandada mencionan, el Panelista tiene ya adoptada una posicin (Nota 12) que ratifica en el presente Caso: siendo el ICANN una autoridad global y los gTDL recursos globales, los "derechos" a que la Poltica se refiere no han de basarse necesariamente en las peculiaridades de un ordenamiento jurdico nacional concreto sino en los principios generales comunmente aceptados por las diferentes jurisdicciones (Nota 13). Esta postura encuentra acomodo en el artculo 15a de las Reglas que establece que: "El panel decidir la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados, de conformidad con la Poltica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables". La aplicacin de dichos principios de derecho contribuye a establecer una uniformidad en la interpretacin que redunda en beneficio de todas las partes independientemente de su nacionalidad o del lugar donde tengan su sede.

En abono de lo antes expuesto, cito:

- Since the essence of the Internet is its world-wide access, consideration of the propriety of domain name registrations cannot be confined to comparisons with trade mark registrations or other rights in the country where the site is hosted. It is therefore relevant to consider the effects of a domain name registration and use in relation to the registration and use of identical and confusingly similar trade marks in other countries. Equally, it is not conclusive against a complaint that the Complainants mark could not have been registered in a particular country. Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Nota 14).

- .. Part (i) has no clarifying commentary or additional definition. The language is obviously taken from the general principles of trademark and unfair trade law. Granted, the "general principles" of a body of law make more sense when they can be identified to a particular legal jurisdiction. One would be more comfortable talking about the general principles of trademark law for a single sovereign, than for a world full of sovereigns. That the Internet is a world full of sovereigns is nowhere better illustrated than in this very proceeding, where the arbitrator is from the United States, the domain name holder has registered its name with an Australian registrar, and the complainant is a New Zealand company with London offices. But I determine that it is not feasible for any given arbitrator or panel to be familiar with all bodies of trademark and unfair trade law in all countries reached by the Internet, and that it is therefore sufficient for this proceeding that I am reasonably familiar with U.S. trademark law and confident that the avoidance of "confusing similarity" can be given a broad and common sense interpretation having suitable relevance nearly everywhere on the Internet.

Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 - http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm

Por tanto, concluyo que las marcas de hecho se encuentran comprendidas entre las aludidas por la disposicin del art. 4 de la Poltica y sirven de vlido fundamento para que quienes tengan derechos sobre ellas los defiendan contra el registro abusivo de nombres de dominio usando el "procedimiento administrativo obligatorio".

6.2 Otros principios jurdicos aplicables

Recuerdo, adems, que de acuerdo al art. 15 de las Reglas, en complemento y/o subsidio de la Poltica, los panelistas podrn recurrir a las "normas y principios de derecho":

15. Resolucin del grupo de expertos

a) El grupo de expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Poltica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Entre las normas internacionales que ms claramente resumen los principios jurdicos aplicables en el mbito de la Propiedad Industrial, se encuentra sin duda el Convenio de Pars cuyas disposiciones no se limitan a las marcas registradas sino que se extienden a nombres comerciales:

Artculo 8 [Nombres comerciales] El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio.

para cuya salvaguardia no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna y que incluyen asimismo en el ius conventionis los principios bsicos dirigidos a impedir actos de competencia desleal:

Artculo 10bis [Competencia desleal]

1) Los pases de la Unin estn obligados a asegurar a los nacionales de los pases de la Unin una proteccin eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular debern prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusin, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al pblico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacin, las caractersticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Si las marcas de hecho han de ser protegidas sobre la base de los "principios de derecho" internacionalmente aplicables, la analoga entre los nombres de persona usados como identificador comercial y los nombres comerciales deber ser tomada en cuenta, as como la vigencia de principios internacionales para prevenir actos de competencia desleal.

Del mismo modo, el Panelista hace mrito de los principios generales que surgen de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuyo art. 4 estipula:

Otras causas de denegacin o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podr disponer que se deniegue el registro de una marca o si est registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:

i) un derecho al nombre;

ii) un derecho a la propia imagen;

iii) un derecho de autor;

iv) un derecho de propiedad industrial:

La proteccin de las marcas de hecho con origen en el nombre personal o en un derecho de autor (como podra tenerla un seudnimo artstico) respecto de su registro como nombre de dominio con fines de "crear confusin" a los usuarios de Internet tiene, pues, suficiente basamento en principios generales del derecho.

6.3 El nombre de un autor como marca

Es un hecho notorio que las profesiones artsticas constituyen actualmente maneras de ejercicio de actividades lucrativas, dirigidas al mercado y sometidas a la competencia. En el mundo analgico, los ejemplares de obras (pinturas, esculturas, planos de arquitectura, programas de computacin, etc.) son objeto de comercio activo. En el mundo virtual, no se discute que los "contenidos" protegidos bajo Derecho de Autor son materia prima privilegiada para el comercio electrnico y elemento bsico para el desarrollo de la "Nueva Economa". Poca duda puede caber entonces de que el nombre o seudnimo de un autor o artista intrprete de obras de cualquier gnero constituye a los efectos de la puesta en el mercado de ejemplares o "contenidos" una marca que distingue ante el pblico dicho ejemplar o contenido y le comunica el prestigio adquirido ante dicho pblico por el autor o artista intrprete en razn de los mritos y difusin de su obra o repertorio anterior. No existiendo registro, ese nombre o seudnimo deber recibir el tratamiento de una marca de hecho.

No parecera coherente que cuando se organiza el sistema jurdico internacional tendiente a otorgar tutela legal a la distribucin en lnea de "contenidos" (Nota 15) y cuando se asegura proteccin legal a la "Informacin sobre la gestin de derechos" (Nota 16), se incurriera en desproteccin de uno de los identificadores bsicos de cualquier "contenido", favoreciendo no solamente la confusin del pblico sino tambin la realizacin de maniobras que atenten contra el ejercicio de los derechos patrimoniales y morales de autor y de artista intrprete.

En casos anteriores se resolvi explcitamente acerca de la condicin de marcas de hecho que revisten los nombres de autor:

The Panel finds that an artist may be entitled to a common law trademark or service mark without registering the mark with the appropriate authority. See, Julia Roberts v. Russell Boyd (WIPO Case No. D2000-0210). The artist must show that his or her name has achieved sufficient secondary meaning or association with Complainant.

Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0673.html

Concluyo sobre tales bases que el nombre o seudnimo con el que un autor firma habitualmente sus obras (Nota 17), constituye de por s una marca de hecho a la luz de los principios generales de derecho y a los fines de la Poltica.

6.4 La marca no registrada del presente caso

La marca de hecho sobre la que se basa la Demandante es su firma como autor "Rosa Montero", diferente de su nombre civil completo (que incluye el apellido materno). Los ttulos que la Demandante presenta respecto de la difusin y prestigio de su firma son abundantes, y se respaldan con numerossimos documentos accesibles en Internet (algunos de los cuales fueron sumariamente revisados por el Panelista) y no han sido negados por la Demandada, quien no discute la relevancia de su contraria en el presente caso dentro del contexto de la literatura contempornea de nuestra lengua.

Decisiones anteriores requirieron que el nombre personal fuera "suficientemente famoso" en el campo de su actuacin para que alcanzara el carcter de una marca de hecho (Nota 18). El Panelista, teniendo en cuenta los antecedentes alegados y probados por el Demandante aludidos en el prrafo anterior, considera que tal requisito de notoriedad se llena ms que suficientemente en el presente Caso.

Otra decisin -que vers sobre el seudnimo artstico del cantante Sting- consider que deberan juzgarse con mayor rigor aquellos casos en que el seudnimo fuera una palabra comn del idioma, reduciendo as el valor distintivo del identificador y por tanto el riesgo de confusin (Nota 19). En el presente caso, la marca de hecho no es una palabra del idioma usada en cuanto tal (Nota 20), ni todo el nombre civil de demandante: es su firma, o sea el nombre o seudnimo que el pblico y los usuarios de Internet buscan para identificar las obras de su autora.

Por todo lo anterior, el Panelista considera que el nombre y firma "Rosa Montero" constituye una marca de hecho abarcada por la disposicin del art. 4 de la Poltica y que por tanto corresponde entrar a considerar si el registro del nombre de dominio <rosamontero.com> constituye o no un registro abusivo.

7. Argumentos de las partes.

7.1 Argumentos del Demandante.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

La demandante, Rosa Montero, es una escritora y periodista española que goza de notoriedad, prestigio y renombre internacionales.

a) La actividad literaria y periodstica de la demandante posee una manifiesta proyeccin y presencia en Internet.

b) La confusin entre el nombre propio de la demandante y el nombre de dominio objeto de reclamacin es absoluta.

c) En el ejercicio de su actividad literaria y periodstica, el nombre propio Rosa Montero ostenta una notoriedad mxima, que asocia a su persona tanto sus obras literarias como sus artculos de prensa.

d) La eleccin del nombre de dominio <rosamontero.com> por la Demandada no obedece a la casualidad, sino que es consecuencia directa de la notoriedad previamente alcanzada por la Demandante mediante un esfuerzo creativo intenso.

e) La doctrina establecida por el Centro de Arbitraje y Mediacin, al resolver casos anteriores protegiendo al titular del derecho preexistente, resulta de aplicacin al presente caso.

f) La jurisprudencia del Centro ha reconocido la existencia de una incuestionable relacin de identidad entre el nombre de personas que alcanzaron notoriedad como consecuencia de su actividad y el nombre de dominio controvertido. Dicha notoriedad es considerada por el Centro como ttulo suficiente y anterior para dispensar proteccin de los reclamantes, y transferirles los nombres de domino que, terceras personas, aprovechndose de su notoriedad haban intentado usurpar.

g) La Demandada carece de inters legtimo alguno y cualquier derecho en el registro del nombre de dominio cuestionado, lo que surge de la exclusividad de la Demandante al uso de su nombre personal como marca y del no uso del nombre de dominio para dar acceso a algn recurso activo de Internet

h) El nombre de dominio controvertido ha sido registrado y est siendo utilizado de mala fe, lo que se verifica al haber registrado la Demandada, adems del de la Demandante y de manera que no puede reputarse casual, otros nombres de dominio coincidentes con los de escritores o artistas de gran notoriedad. Alega que la mala fe se agrava por la nacionalidad de la Demandada, para quien la notoriedad del nombre de dominio controvertido es mxima.

7.2 Argumentos de la Demandada.

En apoyo de la Contestacin de Demanda, la Demandada arguye que:

a) La demandante carece de ttulo necesario para reclamar el dominio amparndose en un derecho de marca ya que no posee marcas registradas.

b) La referencia por la Demandante a jurisprudencia del Centro estableciendo un paralelismo entre nombre civil y marca puede inducir a error, por ser incorrecta y manifiestamente engañosa su aplicacin.

c) En España, nadie goza de derechos adquiridos respecto de una marca en tanto sta no se conceda por el Registro de la Propiedad Industrial .

d) En el ordenamiento jurdico español, no se contempla norma o jurisprudencia en materia de marcas, por la que se establezca relacin alguna entre nombre civil y marca.

e) En los casos a los que la Demandante hace referencia, el derecho aplicado ha sido el vigente en Inglaterra y los Estados Unidos, mientras que en el presente caso el derecho a aplicarse ha de ser el derecho español.

f) En el derecho español, el nombre civil de una persona est compuesto por su nombre y sus dos apellidos, incluyendo el materno.

g) Para el caso de que el Panelista considerase la relacin entre nombre civil y marca, dicha relacin debera establecerse entre el nombre civil completo de la Demandante-incluyendo apellido materno- y el nombre de dominio en disputa.

h) Al registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada no ha privado ni limitado ningn derecho a la Demandante o a otras personas de nombre "Rosa" o apellidos "Montero" o "Gallo", ya que existe multitud de otros nombres de dominio conteniendo esos vocablos susceptibles de registro.

i) El registro del nombre de dominio en disputa se enmarca en un proyecto cultural e informativo ambicioso tendiente a difundir la cultura hispana en relacin con la Literatura y la Msica, cubriendo en la primera de las artes mencionadas todos los autores clsicos y contemporneos.

j) La Demandada tiene tambin registrados numerosos nombres de dominio conteniendo el nombre autores clsicos hispanos, as como cantantes y grupos musicales contemporneos.

k) Para tener un nexo comn entre los diferentes autores y ofrecer una informacin ms completa a los internautas amantes de la cultura que visiten las pginas web, la Demandada tiene registrados los dominios <escritoreshispanos.com> y <cantanteshispanos.com>.

l) Cualquier español est perfectamente legitimado para difundir su propia cultura y este derecho se encuentra incluso recogido en la Constitucin Española.

m) La Demandada es una empresa pequeña, poseedora de recursos limitados, pero a la vez de los necesarios para su actividad en Internet, lo que acredita su legtimo inters en el nombre de dominio objeto de controversia.

n) A diferencia de la conducta de los demandados en los casos cuya jurisprudencia cita la Demandante, la Demandada no ha ofrecido a la venta ni en forma privada ni pblica el nombre de dominio en disputa, ni lo ha ofrecido en subastas pblicas o en forma privada, ni lo ha publicitado en medio alguno, ni publicitado su tenedor, ni hecho mencin alguna en ningn medio de comunicacin de su tenencia.

o) La Demandada no ha registrado el dominio para venderlo, alquilarlo o transferirlo, sino para un uso cultural y sin nimo de lucro alguno.

p) No ha existido por parte de la Demandada intencin alguna de monopolizar el nombre de dominio en disputa ni de impedir que nadie pudiera gozar de dominios parecidos.

8. Anlisis y Conclusiones

La Poltica establece en el artculo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuacin la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

"4a(i) Identidad o similaridad que cause confusin"

Siendo la extensin ".com" atributo del respectivo gTDL, comn a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, y dado que no tiene significacin la presencia o ausencia de separacin entre los vocablos "Rosa" y "Montero", no puede discutirse que la marca de hecho constituida por la firma de autor Rosa Montero es idntica al nombre de dominio <rosamontero.com>. En consecuencia, el requisito del prrafo a(i) del artculo 4 de la Poltica se cumple en el Caso.

"4a(ii) Ausencia de derechos o inters legtimo de la Demandada en el nombre de dominio"

De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la denominacin "rosamontero" (as como "Rosa" o "Montero" o "Rosa Montero") carece de relacin alguna con el nombre de la Demandada y tampoco la tiene con empresa o negocio de su propiedad, ni fueron o son usados por la Demandada con algn propsito no comercial, ni constituyen la firma o el ttulo de alguna obra de su autora o produccin. La eventual existencia de la intencin de llevar a cabo en algn futuro "un proyecto cultural e informativo" no puede considerarse fuente de derechos o base para un inters legtimo en el uso de la marca de hecho en disputa como nombre de dominio.

Es obvio y no precisa demostracin que cualquier persona u organizacin puede organizar vastos repertorios de material cultural sin recurrir a la "ocupacin" de nombres de dominio coincidentes con la firma de autores vivientes o cuyos derechos "patrimoniales" de autor se encuentren en vigencia. Cualquier usuario de Internet conoce la existencia de grandes repositorios virtuales de obra literaria tales como:

- Project Gutenberg (http://promo.net/pg/) biblioteca electrnica de magna dimensin;

- The online Medieval and ClassicLibrary (http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/); o

- The Michigan Electronic Library (http://accessmichigan.org/)

En lengua castellana es de relevante importancia:

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/catalogo.shtml);

y en mi pas funciona con contenido electrnico:

- Biblioteca Nacional de la Repblica Argentina http://www.bibnal.edu.ar/

Los usuarios de Internet, tenemos asimismo acceso a extenso nmero de repertorios electrnicos especializados, como por ejemplo:

- The WWW Virtual Library (http://vlib.org/); o

- Mathematics WWW Virtual Library (http://euclid.math.fsu.edu/Science/math.html).

Ninguno de los respetables y bienhechores organizadores de estas bibliotecas virtuales precis recurrir al registro de nombres de dominio para cada uno de los autores de obras incluidas en su repertorio: se limit a usar los recursos naturales y propios del lenguaje HTML para proporcionar a los usuarios de Internet las pistas necesarias destinadas a que los instrumentos de navegacin y los agentes actuantes en la Red ubicaran con precisin la informacin pertinente a una bsqueda de material textual.

En el anterior caso No. D2000-0235 Jeanette Winterson v. Mark Hogarth (cuyos hechos son notablemente similares a los del presente Caso) la Demandada aleg haber reservado el nombre de dominio en disputa para desarrollar luego bajo tal URL un sitio dedicado al escritor del caso. Tal supuesta intencin no fue considerada manifestacin de un inters legtimo, sobre todo teniendo en cuenta que el supuesto proyecto no se manifestaba en ninguna realizacin concreta (Nota 21). Lo mismo ocurre en el Caso a resolucin.

Con referencia a la jurisprudencia en casos similares, mencionemos igualmente que en el Caso No. D2000-0673 Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. se record que la exclusividad marcaria reconocida a los autores respecto de su firma (nombre o seudnimo) no impide utilizarla de manera leal por adecuada a sus fines (la identificacin = diferenciacin ≠ confusin) con el objeto de individualizar al autor o a su obra (Nota 22). Esta circunstancia se da en el Caso, que no existira si la Demandada hubiera trabajado para "difundir su propia cultura" sin registrar como de su titularidad nombres de dominio conteniendo firmas que identifican como autores a terceros.

Por lo dems, la Demandada no demostr la existencia de las circunstancias aludidas en los parrfos "i." a "iii." del artculo 4.c. de la Poltica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o inters al uso de los nombres de dominio a los fines del parrfo 4(a)(ii) de la Poltica. En particular:

Sobre 4.(c)(i):

No existe alegacin ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" la Demandada hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios".

Sobre 4.(c)(ii):

Tampoco existe alegacin ni prueba alguna en el sentido de que la Demandada haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Sobre 4.(c)(iii):

Resulta igualmente inexistente alegacin o prueba en el sentido de que la Demandada haya hecho o est haciendo algn "uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera fuera su intencin o propsito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que la Demandada no tiene inters legtimo en el uso del nombre de dominio <rosamontero.com>. En consecuencia, el requisito del prrafo a.(ii) del artculo 4. de la Poltica se cumple en el Caso.

"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por la Demandada"

Dado que el prrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mrito de que:

a) Ha sido alegado y probado por la Demandante (y no discutido por la Demandada) que la firma de la Demandante (marca de hecho, segn antes se hizo mrito) tena notoriedad en el mbito hispnico y a nivel internacional a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa. Esto lleva al Panelista a considerar que la Demandada registr deliberadamente dicho nombre de dominio para apropiarse de una firma y marca de hecho prestigiosa en el mercado de "contenidos", de propiedad de un tercero.

b) Refuerza la presuncin de mala fe en el registro el hecho (alegado por la propia demandada) de haber registrado la misma como nombres de dominio tambin las firmas (marcas de hecho) de muchos otros escritores y artistas intrpretes musicales vivos y activos en el mercado de "contenidos". En caso similar anterior, idntica circunstancia fue considerada por el panel evidencia de una conducta contraria a la Poltica (Nota 23).

c) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma ste no puede ser registrado ni usado por otra persona (As lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows) (Nota 24).

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta de la Demandada al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, debern revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro prrafos del artculo 4.(b) de la Poltica:

Sobre 4(b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que la Demandada haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante".

Sobre 4.(b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que la Demandada haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".

Sobre 4.(b)(iii):

La Demandada no es un autor literario o periodstico competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

Sobre 4.(b)(iv):

El Panelista verific que a la fecha de dictarse la Resolucin el uso del nombre de dominio en disputa como direccin de Internet no produce acceso a ningn sitio Web activo, exhibiendo la pgina accedida un mensaje de "No se puede mostrar la pgina". El Panelista considera que en caso de que la Demandada usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algn sitio activo en la Web estara realizando una tentativa deliberada para "atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se veran llevados a "confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin" del sitio creado por la Demandada "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea".

La Contestacin no proporciona al Panelista elemento alguno para dar por cierto que la Demandada pueda hacer en el futuro algn uso legtimo del nombre de dominio en disputa, de modo que el pase a cumplir su destino nico y natural como valioso recurso tcnico de Internet de acuerdo a la Poltica y sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca de hecho que coincide con el contenido de tal nombre de dominio. Tampoco la descarta la Contestacin la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio <rosamontero.com> se causara confusin a los usuarios de Internet que buscaran el sitio de la Demandante introduciendo como direccin el nombre de dominio que contiene su firma y marca de hecho. En opinin del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendran motivos para pensar que el uso de la firma como nombre de dominio implica alguna clase de participacin de la Demandante en los documentos o servicios que la Demandada ofreciera en la direccin identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el artculo 4.(b)(iv) de la Poltica se verifica en el Caso.

En razn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusin de que el Demandado registr y us el nombre de dominio <rosamontero.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del Prrafo a(iii) del artculo 4. de la Poltica se cumple en el Caso.

9. Decisin

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idntico a su Marca de Comercio, que la Demandada carece de derechos o inters legtimo al uso del nombre de dominio, y que la Demandada registr y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artculo 4. prrafo (i) de la Poltica, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <rosamontero.com> se transfiera a la Demandante.

Antonio Mill
Panelista Unico

Fecha: 27 de enero de 2001

Notas:

1. Equivocadamente, la Demandada se refiere a los panelistas de nacionalidad espaola como "encargados de resolver los conflictos referidos a Espaa", sin reparar que los panelistas del Centro tienen idoneidad para resolver cuestiones planteadas por partes nacionales o domiciliadas en cualquier jurisdiccin, como el presente caso demuestra.
2. Reglas, 1: Se entender por proveedor el proveedor de servicios de solucin de controversias aprobado por la ICANN.
3. Me bas en igual principio al resolver el Caso No. D2000-0910 PORT AVENTURA S.A. v. Prspero Morn, diciendo "la aplicacin de la Poltica a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los trminos y condiciones que ste ltimo fija a los registrantes",
4. Las Reglas aluden claramente a la especializacin que se exige a los panelistas al definirlos en 1: " Se entender por grupo de expertos el grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio".
5. Al revisar, por prurito de exactitud, las listas de panelistas de eResolution y The National Arbitration Forum, tuve el gusto de comprobar que igualmente las integran colegas destacados en las especialidades jurdicas de la propiedad intelectual, la Computer Law y el naciente Derecho de Internet.
6. American Bar Association Section of Intellectual Property Law - Response to the U.S. Government Paper on the Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses
7. Glosario de terminos referentes a la Propiedad Intelectual - Por Benjamin Oelsner http://www.usinfo.state.gov/espanol/ipr/glos.htm
8. Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250: "Had ICANN intended the Policy to be restricted to cases involving only registered trademarks or service marks, it could easily have used narrower language than "a trademark or service mark in which the complainant has rights". The Panel finds the Policy applies to marks in which there are common law rights as well as to marks in which there are rights arising from registration".
9. Utilic dicha nomenclatura, como equivalente castellano del ingls common law trademark al dictar resolucin en el Caso No. D2000-0749 David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0749.html.
10. As los sostienen en forma explcita otras resoluciones, como:
    • SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131: "The Rules do not require that the Complainant's trade mark or service mark be registered by a government authority or agency for such rights to exist. In this respect, the Panel refers to WIPO's Final Report on the Internet Domain Name Process [April 30, 1999] paragraphs 149-150".
    • CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641: "The ICANN dispute resolution policy is "broad in scope" in that "the reference to a trademark or service mark 'in which the complainant has rights' means that ownership of a registered mark is not required-unregistered or common law trademark or service mark rights will suffice" to support a domain name complaint under the policy. See McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 25:74.2, Vol. 4 (2000) (emphasis in original)".
11. Il est incontestable qu'en adoptant pour nom de domaine la dnomination " lilianebettencourt ", la socit dfenderesse, a d'une part reproduit l'lment attractif de la marque, sans l'autorisation de son titulaire, s'est d'autre part approprie le nom patronyme de Liliane Bettencourt . http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_marques.htm.
12. Ver decisin en caso Gestevisin Telecinco, S.A. v. Trazos Infografia, S.L. - Caso N D2000-0540 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0540.html, , donde dije: "El Panelista no entrar al anlisis de las alegaciones basadas en el Derecho Nacional de Espaa por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio genrico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ningn derecho positivo nacional en particular. Sealase no obstante que dichos preceptos corroboraran en el Caso la decisin que se adopta sobre las solas bases de la Poltica, aplicables en razn de expresas disposiciones del contrato cerrado entre la Demandada y el Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa".
13. Ntese que el art. 15 de las Reglas menciona explcitamente a los "principios de derecho" entre las fuentes supletorias a la Poltica que los panelistas debern usar para la resolucin de los casos.
14. Sealemos de paso que el caso Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Cases No. D 2000-0014 and 2000-0015 - https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0014-15.html) se refiere a una marca de hecho constituida por el ttulo de una publicacin peridica, con lo que evidenciamos que otros "derechos" diferentes del nombre personal han resultado tambin protegidos bajo la Poltica.
15. "Puesta a la disposicin del pblico" en la nomenclatura de las convenciones OMPI.
16. Con arreglo al art. 12, 2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, la identificacin del autor (o sea su nombre o seudnimo) hace parte de la informacin protegida: "A los fines del presente Artculo, se entender por "informacin sobre la gestin de derechos" la informacin que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o informacin sobre los trminos y condiciones de utilizacin de la obras, y todo nmero o cdigo que represente tal informacin, cuando cualquiera de estos elementos de informacin estn adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relacin con la comunicacin al pblico de una obra".
17. La Convencin de Berna se ocupa en su art. 15 de estos nombres o seudnimos a otros efectos:
    1) Para que los autores de las obras literarias y artsticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los pases de la Unin para demandar a los defraudadores, bastar que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente prrafo se aplicar tambin cuando ese nombre sea seudnimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.
18. Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402: "The panelist in that decision goes on to equate the distinctive character with the whether or not the person in question is sufficiently famous in connection with the services offered by that complainant. The Panel agrees with this manner of proceeding and based on the materials provided by the Complainant finds that the Complainant holds a common law mark in connection with investment banking and corporate advisory services which is well known".
19. 6.5 In the opinion of this Administrative Panel, it is doubtful whether the Uniform Policy is applicable to this dispute. Although it is accepted that the Complainant is world famous under the name STING, it does not follow that he has rights in STING as a trademark or service mark. Unlike the personal names in issue in the cases Julia Fiona Roberts v Russell Boyd, Jeannette Winterson v Mark Hogarth, and Steven Rattner v BuyThisDomainName (John Pepin), the personal name in this case is also a common word in the English language, with a number of different meanings".
20. Tanto "Rosa", como "Montero" y "Gallo" son voces con significado en la lengua espaola. Sin embargo es claro que no se usaron por la Demandada como tales. Si el nombre de dominio hubiera sido "rosaroja.com", "caceras_montero.com" o "Gallopeleador.com" ni habra riesgo de confusin para los usuarios de Internet ni seguramente caso alguno. Es la combinacin de los vocablos en la forma que constituye la firma de la autora demandante la que da motivo al conflicto.
21. Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235: "The Respondent, Mark Hogarth, is a Research Fellow in the Department of History & Philosophy of Science at Cambridge University. In March 2000, the Respondent states that he registered the domain name writerdomains.com under which he operates a web page announcing that its aim is to develop websites devoted to some of the world's favourite writers. 132 such writers are named, including the Complainant, Jeanette Winterson. The introduction page to the website proposes that it will develop web pages devoted to these authors which will: "... serve to inform about the writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book signings, and much more besides."
22. Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673: "The existence of a common law trademark or service mark does not prohibit art collectors or the general public from referring to a piece as a "Sam Francis" work. The existence of a common law trademark or service mark does prohibit the use of the phrase "Sam Francis" in a manner denoting that a gallery or exhibition, whether physical or virtual, is sponsored or authorized by Sam Francis or his Estate".
23. Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D 2000 - 1068: "The Complainant submits that his rights to the goodwill in his name is protected by the laws of the United Kingdom, the laws of the United States of America and Dutch law. In support of this submission the Complainant refers to the recent decision of the President of the Amsterdam District Court in Albert Heijn and 159 other plaintiffs v. Name Space, July 13, 2000. According to the Complainant this decision is not yet published but the Complainant has submitted an English language translation of the judgment of the Court, from which it appears that the Court decided in favour of the plaintiffs claim in summary proceedings and directed the transfer of approximately 300 domain names registered by Name Space. .. "the contested use of the proper names of various plaintiffs must, in respect of these plaintiffs, be considered to be unlawful as they are now unable to register their proper names (or have their proper names registered) as domain names and are therefore unable to exploit these, causing them to suffer losses"".
24. Este criterio ha sido aplicado explcitamente en casos anteriores referentes a marcas de hecho. Cito al respecto la jurisprudencia emanada de la decisin en el caso Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187: "The mere registration of a domain name without making preparations to use the domain name for the bona fide offering of goods or services is not sufficient to demonstrate the rights or legitimate interests required by Paragraph 4 (a) of the ICANN Policy. LIBRO AG v. NA Global Link Limited, Case No. D 2000-0186. The fact that the Respondent registered the domain name 18 months ago (compared to use of BAYSHORE VINYL by the Complainant for over 14 years) and has used it as a mere placeholder suggest that the Respondent has no rights in it. Ventura Foods LLC v. Pathi, Case No. AF-0136".

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