Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

1.1 La Parte Demandante es D. Javier Castellanos Calabrs, D. Miguel Ángel Rodero Mateos y la mercantil EL RINCON DEL VAGO, S.L., una sociedad con domicilio y sede en Salamanca, España (el "demandante"), representada en este procedimiento por D.Csar Giner Parreño, de Madrid, España.

1.2 La Parte Demandada es NETTIKA, S.L. una sociedad domiciliada en Madrid, España (el "demandado"), representada en este procedimiento por D. Paz Martn Álvarez, abogada de Madrid, España.

2.1 El nombre de dominio objeto de este procedimiento es: <elrincondelvago.com>

registrado en Network Solutions, Inc., una sociedad con domicilio en Herndon, Virginia, USA.

3.1 Con fecha 19 de julio de 2000 se present por va electrnica en el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI (en adelante, el "Centro") una demanda de acuerdo con la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo, la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo, el "Reglamento"), una y otro aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en lo sucesivo, el "Reglamento Adicional")

3.2 Posteriormente, el 21 de julio, el Centro recibi una copia en papel de la demanda.

3.3 Habindose detectado determinadas deficiencias formales en la demanda, con fecha 25 de julio el Centro las notific al demandante. El 27 de julio el Centro recibi la demanda corregida por va electrnica y el 28 en papel.

3.4 El Centro requiri del registrador Network Solutions, Inc. confirmacin de los datos de registro del dominio elrincondelvago.com, obteniendo respuesta el 28 de julio de 2000.

3.5 El 2 de agosto se notific la demanda y se inici el proceso administrativo.

3.6 Con fecha 21 de agosto el demandado remiti, por correo electrnico, contestacin a la demanda, que el Centro recibi en soporte papel el 22 de agosto.

3.7 El 22 de agosto el demandante remiti por correo electrnico una nueva comunicacin, que fue replicada por el demandado, asimismo mediante correo electrnico, el 5 de septiembre. Ambos escritos fueron admitidos en aplicacin de lo dispuesto en el apartado 10 b. del Reglamento.

3.8 El 31 de agosto de 2000 el Centro design a Mario A. Sol Muntañola como Panelista nico, remitindole la documentacin del procedimiento y señalando como fecha lmite para la decisin el 14 de septiembre de 2000. Posteriormente, a peticin del Panelista, este plazo se ampli hasta el 17 de septiembre.

3.9 Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se ha hecho en lengua española y el demandado solicita igualmente que sea este mismo el idioma empleado. Por ello, el procedimiento se tramita en español, de acuerdo con lo establecido en el artculo 11 del Reglamento.

4.1 El demandante registr el 7 de agosto de 1998 el nombre de dominio "rincondelvago.com"; el 6 de abril de 1999 solicit para España la marca "El Rincn del Vago", en la clase 38, que le fue concedida el 5 de noviembre de 1999. El 18 de enero de 2000 constituy la mercantil "El Rincn del Vago, S.L." a la cual transfiri la marca el 15 de marzo de 2000. Dos nuevas marcas mixtas, en las clases 38 y 42, se solicitaron en 27 de marzo de 2000, estando actualmente todava en tramitacin. El dominio "rincondelvago.com" es muy conocido entre los estudiantes y el sitio web ha tenido una importante repercusin en los medios de comunicacin y ha ganado diversos premios. Actualmente es una de las 10 webs ms visitadas en España.

4.2 Nettika,S.L. se constituy como mercantil en fecha de 6 de abril de 1999 y tiene por objeto la comercializacin y distribucin de bienes y servicios a travs de catlogos e internet, actualmente concretada en la venta de profilcticos a travs de internet. El 18 de abril de 1999 Nettika,S.L adquiri el dominio "elrincondelvago.com". El 17 de enero de 2000 solicit la marca denominativa "El Rincn del Vago", en clase 35, actualmente en suspenso por oposicin de la marca 2225539 (cuya titularidad ostenta el demandante).

5.1 Demandante

Afirma el demandante:

5.1.1 Que la marca "El Rincn del Vago" ha sido preusada desde principios de 1998.

5.1.2 Que entre la marca "El Rincn del Vago" y el dominio del demandado "elrincondelvago.com" existe identidad absoluta y el riesgo de confusin es evidente.

5.1.3 Que el demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, pues ni ha sido ni es conocido por tal denominacin, resultando que su dominio "elrincondelvago.com" tan solo sirve para redireccionar a otra pgina, denominada "planetacondon.com", en la que se venden profilcticos (doc. n 1 del anexo D), aunque ltimamente, a raz de un requerimiento remitido por el demandante, el demandado ha modificado la pgina principal del sitio web "planetacondon.com" apareciendo la mencin de "El rincn del vago". Que tampoco ha sido autorizado, ni ha obtenido licencia para la inscripcin y/o uso del repetido nombre de dominio ni del solo registro puede entenderse que nazca derecho alguno a favor del demandado.

5.1.4 Que el demandado pretender amparar su dominio en la marca solicitada en fecha 17 de enero de 2000 a lo que debe oponerse: que todava no ha sido concedida, que la demandante ha presentado escritos de oposicin y que la marca "El Rincn del Vago" por su notoriedad es tributaria de una especial proteccin al haber traspasado el principio de la especialidad.

5.1.5 Que el registro ha sido adquirido de mala fe, toda vez que lo que el demandado pretende es instalar un punto de ventas de productos profilcticos en la pgina del demandante y que no es plausible la creacin independiente del dominio "elrincondelvago.com" sin conocer previamente el pblico al que la pgina "rincondelvago.com" va dirigida y el xito que entre ese pblico ha obtenido. De la misma forma, cabe preguntarse la conexin existente entre la denominacin debatida y la venta de preservativos.

5.1.6 Que el registro est siendo usado de mala fe, toda vez que quien registra de mala fe no puede usar de buena fe. A lo que debe añadirse que es evidente que lo que el demandado pretende es atraer para s a los internautas confundidos por la similitud de los nombres. Adems, no ha existido utilizacin del nombre hasta que no ha sido requerido por el demandante.

5.1.7 Que la conducta del demandado supone una clara infraccin del artculo 5 de la Ley de Competencia desleal 3/91 y de los artculos 30 y 31 de la Ley de Marcas 32/88.

5.1.8 Que el dominio "elrincondelvago.com" debe ser transferido a la parte demandante.

El demandado alega:

5.2.1 Que el Sr. Francisco Daz, socio fundador y administrador nico de la sociedad demandada, estuvo en los Estados Unidos estudiando y trabajando hasta abril de 1999, por lo que su contacto con España hasta esa fecha fue muy limitado.

5.2.2 Que ajeno a la existencia del demandante, en 1998 registro el dominio "elrincondelvago.com" sin que pueda precisar la fecha al no guardar documentacin, y que solo consta la fecha en la cual el dominio se transfiri a la sociedad demandada.

5.2.3 Que el demandante registr el dominio "rincondelvago.com" y despus la marca "El Rincn del Vago", añadiendo el artculo determinante tratando as de impedir que el demandado utilice su denominacin para una actividad diversa y dirigida a distinto pblico. Que adems niega la notoriedad de la denominacin utilizada por la demandada y nicamente reconoce cierto renombre entre los estudiantes.

5.2.4 Que el demandante no pueden pretender la anulacin del dominio del demandado con base en un registro de una marca posterior al registro del nombre de dominio. Y que el UDRP no es aplicable toda vez que el conflicto planteado lo es entre marcas y no entre dominios y marcas.

5.2.5 Que el demandado posee intereses y derechos legtimos sobre la denominacin en conflicto, toda vez que viene realizando preparativos serios y efectivos y luego usando el nombre de dominio en una actividad distinta y compatible con la del demandante.

5.2.6 Que no ha existido mala fe ni en el registro ni en la utilizacin del dominio litigioso, toda vez que el demandado puede demostrar que ha intentado innumerables veces alcanzar un acuerdo de pacfica convivencia pero sin proponer ni aceptar ningn tipo de compensacin por transferir el dominio, cosa que no desea hacer.

5.2.7 Que el preuso de una marca no es constitutivo del derecho exclusivo sobre un signo distintivo y que no existe infraccin de la normativa sobre marcas por parte del demandado. Que no concurre en la actividad del demandado ninguno de los supuestos contemplados en la normativa sobre competencia desleal. Y que de la misma manera, el UDRP no es de aplicacin al presente caso por no cumplirse todos los requisitos necesarios.

5.2.8 Que la demanda debe ser desestimada.

6.1. Normas aplicables

De conformidad con el apartado 15 a) del Reglamento, el Panel decidir teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por ambas partes y de acuerdo con la Poltica y el Reglamento. Y puesto que ambas partes tienen sede y domicilio en España, se tendrn en cuenta las leyes y principios del derecho español (Casos D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, D2000-0239 J. Garca-Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras o D2000-0691 Seur, S.A. v. Antonio Llanos).

6.2. Aplicabilidad del UDRP

A juicio del Panel, el demandado plantea una cuestin fundamental de carcter previo: la aplicabilidad o inaplicabilidad del UDRP. Afirma que su nombre de dominio fue adquirido por transferencia el 18 de abril de 1999, tal como aparece en el whois de Network Solutions Inc. (NSI) (doc. n 9 del demandado), pero que dicho nombre fue inscrito aproximadamente un año antes y no recuerda si por otra sociedad o por el propio Sr. Francisco Daz. Asegura que no guarda la informacin y que, puesto en contacto con NSI, no ha podido conseguir el informe histrico del nombre de dominio (doc. n 10 del demandado).

Es fundamental la cuestin porque, de ser cierto tal extremo, el UDRP no sera de aplicacin, ya que ambos dominios, el del demandante ("rincondelvago.com") y el del demandado ("elrincondelvago.com"), seran anteriores a cualquier marca, resultando en tal caso que el conflicto se planteara entre dominios y no entre dominios y marcas.

Dada la evidente importancia de la fecha de registro del dominio "elrincondelvago", el Panel, al amparo de una interpretacin amplia de las facultades que le atribuyen los apartados 10 y 12 del Reglamento y de conformidad con la sugerencia en tal sentido del Case Manager (doc. N 10, p. 1 del demandado), se dirigi a NSI para solicitar tal informacin. Por comunicacin electrnica de 14 de septiembre de 2000, NSI respondi:

El demandado podr reiterar la peticin con las condiciones exigidas por NSI si acude a la va judicial, haciendo valer asimismo el contrato de servicios que le liga con esta empresa y que, parece, debiera obligarla a proporcionar a sus clientes la informacin que necesitan para la mejor defensa de sus derechos e intereses. En cualquier caso, el Panel debe resolver, necesariamente, de conformidad con los escritos y las pruebas aportados por cada una de las partes.

Corresponda al demandado acreditar la preexistencia de su nombre de dominio ("elrincondelvago.com"). En teora, estaba en buenas condiciones para hacerlo, puesto que el pretendido primer titular y cedente a favor de Nettika, S.L fue el Sr. Francico Daz, fundador y administrador nico de la sociedad, y algn rastro aunque slo sea del pago que efectu debera quedar.

No habindose acreditado la repetida preexistencia, y a pesar de lo extraño que resulta que el demandante no registrara como marca su dominio sino el del demandado, entiende el Panel que el UDRP es aplicable al presente caso, sin perjuicio de las ulteriores acciones judiciales que a cada una de las partes puedan corresponder.

6.3. Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4 a) de la Poltica

6.3.1 Identidad o similitud que pueda provocar confusin

(a)El demandante es titular de una marca mixta que, aunque solicitada tan slo 12 das antes de que el demandado registrase su nombre de dominio -pues el registro de la marca se otorga desde la fecha del depsito (art. 7 de la Ley de Marcas)-, est concedida y en vigor. Es obvio que la identidad entre la marca "El Rincn del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com" es ms que relativa, absoluta.

(b) A contrario de lo que alega el demandado, el Panel considera que el conflicto se plantea entre una marca y un nombre de dominio y no entre dos marcas. No puede considerarse como marca la solicitud de registro (art. 3 L.M.) por ms que la Ley le otorgue una proteccin provisional en determinados casos.

(c) Ciertamente, como ya se ha apuntando, es difcil explicarse por qu el demandante no registr como marca su dominio ("rincondelvago.com") y prefiri añadir el artculo determinado "el", de forma que aqulla, la marca, acab coincidiendo con el dominio del demandado ("elrincondelvago.com"). Esta circunstancia, y la misma constitucin el 18 de enero de 2000 de una mercantil asimismo denominada "El Rincn del Vago, S.L", podran inducir a pensar que el demandante, al efectuar esas operaciones (solicitud de registro de marca y constitucin de sociedad), conoca el registro por el demandado de "elrincondelvago.com"; en otras palabras, que el demandante, para defender su dominio, crey oportuno atacar el del demandado creando una marca idntica y as hacer indiscutible la aplicabilidad del UDRP. Este proceder arroja ciertas sombras sobre lo que en principio constituye una aspiracin lcita: la defensa del dominio. En cualquier caso, como queda dicho, no se ha acreditado que el dominio del demandado ("elrincondelvago.com") sea anterior a la marca del demandante ("El Rincn del Vago"), razn por la cual no procede extraer consecuencia alguna de la adicin del artculo determinado "el" por parte del demandante en el momento de acudir a la proteccin marcaria.

(d) Haciendo uso de una de las terminologas acuñadas por la doctrina y que no coincide con la utilizada por las partes, el Panel considera que el dominio "rincondelvago.com" puede ser renombrado en el sector en el que opera pero no as la marca en clase 38 "El Rincn del Vago". Ello no obstante, la marca, que reivindica unos servicios de telecomunicacin con mltiples contenidos, recibe y adquiere ese renombre generado por el dominio, que no deja de ser un signo con capacidad distintiva e incluso, si se quiere, el ttulo de una obra protegida por el derecho de autor. Por tal motivo la marca (que no es notoria pero s renombrada) no traspasa el principio de la especialidad. Esto lleva a pensar que la convivencia de ambas denominaciones en el mbito presencial (marcas) como en el virtual (dominios), podra ser compatible.

Puesto que en nombres de dominios no existe una clasificacin real de productos y servicios, el criterio de la especialidad atribuible a un dominio solo puede establecerse por el uso que se haga de l en el sitio web que identifique. Por ello, en el presente caso, la posibilidad de que por aplicacin del principio de especialidad, el conflicto salga del mbito de aplicacin del UDRP, depender de la efectiva utilizacin del dominio para esos servicios o productos que dice distinguir.

6.3.2 Derechos e intereses legtimos respecto del Nombre de Dominio

(a) El demandado no ha probado tener un inters ni derecho legtimos respecto del nombre de dominio en debate.

(b)El demandado ha solicitado una marca pero es posterior y no solamente no est concedida, sino que adems su tramitacin administrativa se halla suspendida por la presentacin de una oposicin.

(c) El demandado tampoco ha justificado haber realizado preparativos serios para un uso normal del dominio discutido. De acuerdo con la informacin disponible, hasta la fecha del requerimiento efectuado por el demandante (docs. n D-3 y D-4 del demandado), nicamente lo ha usado para redireccionar hacia el sitio web de Nettika, S.L., "planetacondon.com", a las personas que acceden a ese dominio. No es este un uso necesariamente ilcito y puede haber razones que lo justifiquen, como sucede, por ejemplo, cuando alguien ha registrado dominios muy parecidos a los de su marca y dominio principal, con el objeto de crear un cordn de seguridad. Tambin sera comprensible el redireccionamiento cuando hay una conexin con la actividad principal. No parece, sin embargo, que en el caso que nos ocupa concurra ninguna razn de esta u otra ndole, capaz de justificar el mero redireccionamiento.

(d) El demandado no ha sido conocido anteriormente por el uso de esta denominacin, ni tiene autorizacin o licencia alguna de quien posea derechos sobre una denominacin como esta.

6.3.3 Registro efectuado de mala fe y utilizacin de mala fe

(a) El caso que nos ocupa es ciertamente peculiar porque, si bien formalmente el conflicto se establece entre la marca "El Rincn del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com", es evidente que, en el fondo, el inters del demandante se centra en el dominio "rincondelvago.com", que es el que constituye el centro de su actividad y el que ha alcanzado notoriedad entre los usuarios de la www. Este es un dato que conviene no perder de vista, por ms que el propio demandante se haya arriesgado a que se olvide, al haber interpuesto su demanda sobre la base de una marca no coincidente con su nombre de dominio y solicitada el 6 de abril de 1999, es decir, pocos das antes de la fecha en la que segn las pruebas disponibles- se registr el dominio del demandado. Si la buena fe del demandado debiera ponderarse slo en relacin con la marca "El Rincn del Vago", sera difcil una valoracin negativa, dada la proximidad de las fechas de registro de sta y del dominio. No obstante, como queda dicho, a juicio del Panel, el problema debe resolverse teniendo muy presente el papel central que, en el conflicto, corresponde al dominio "rincondelvago.com".

(b) Considerando el elemento anterior y valorando la situacin en relacin no slo con la marca "El Rincn del Vago", sino tambin con el dominio "rincondelvago.com", ha de entenderse que el demandado Nettika,.S.L. procedi de mala fe al registrar el dominio "elrincondelvago.com" el 18 de abril de 1999. No desvirta esta consideracin su llamativa insistencia en que el pretendido primer registrante y cedente del dominio (D. Francisco Daz) estuvo ausente de España tres años y hasta principios de 1999. Como afirma el demandado, el negocio que pretenda instalar en España se "estuvo fraguando desde su estancia en los USA". En tales circunstancias no se puede dejar de considerar que examinara concienzudamente la red y sobre todo su incidencia en el mercado español, razn por la cual debi conocer el sitio web del demandante. "Rincn" es una denominacin muy habitual en el mundo de habla española para identificar lugares geogrficos (Rincn de Ademuz) y lugares para el desarrollo de mltiples actividades (rincn del fumador, rincn del biblifilo, del melmano) Esta frecuencia se ha trasladado a la red, donde existen rincones musicales, literarios, del sexo Tampoco es precisamente inusual el trmino "vago". Por todo ello no es creble que quien pretenda registrar un dominio que incluye esas dos palabras no llegara a saber que exista el dominio "rincondelvago.com", paradjicamente uno de los que ms actividad ha suscitado entre los internautas españoles.

(c) El demandado tiene una pgina cuyo objeto es la venta de profilcticos y cuya denominacin ("planetacondon.com") guarda perfecta relacin con su contenido. Por el contrario no convence la eleccin del nombre en relacin con el individuo cortado o el vergonzoso, que se alega en la demanda y que suena ms bien a explicacin a posteriori, destinada a enmascarar otra razn ms poderosa: el deseo de atraer hacia su sitio web al contingente de usuarios de "rincondelvago.com", muy atractivo tanto por su volumen, como por sus caractersticas personales de juventud y, acaso, amplia disponibilidad de tiempo para aplicarse a actividades distintas del estudio.

(d) El mero redireccionamiento de una pgina sin contenidos a un sitio web verdaderamente operativo, ha sido reiteradamente considerado como una falta de uso y, en consecuencia, como un uso de mala fe (Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

(e) La constancia de que el demandado ha registrado otro dominio que coincide con la denominacin de un conocido portal de internet (doc. n D-6 del demandante) ha sido motivo de anlisis en otras decisiones ( Caso D2000-0012, Stella Doro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc.) que han considerado el hecho como una evidencia del patrn de conducta que rige la actividad del demandado, consistente obviamente en el registro de nombres para su posterior venta o utilizacin parasitaria.

(f) igualmente es aplicable el principio de que quien registra de mala fe y sin inters legtimo estar usando el dominio de mala fe (Caso D2000-O239 J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras)

Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que el demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4 a. de la Poltica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artculo y por todo ello, conforme a los apartados 4(i) y 15 de la Poltica, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio elrincondelvago.com sea transferido al demandante, EL RINCON DEL VAGO, S.L. y otros.

Mario A Sol Muntañola
Panelista Unico

17 de septiembre de 2000